Tips de derecho marcario: el registro de marcas defensivo (y porqué casi siempre involucra la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza)

Hola a todos:

Imagínense que se encuentran en la siguiente situación: 

Una sociedad, cuya actividad comercial involucra la fabricación, distribución y venta de productos (por decir algo, farmacéutico), registra su marca (con idéntico signo distintivo), en las siguientes clases:

Clase 3 (productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar); 

Clase 5 (productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas); 

Clase 10 (aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y artículos de puericultura; aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales); 

Clase 16 (papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta); 

Clase 36 (servicios financieros, monetarios y bancarios; servicios de seguros; negocios inmobiliarios); 

Clase 35 (publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina);

Clase 42 (servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis industrial, investigación industrial y diseño industrial; control de calidad y servicios de autenticación; diseño y desarrollo de hardware y software).

 

El enfoque anterior, ejemplifica la estrategia de registro de marcas defensiva a que hice referencia en párrafo precedente, pues la finalidad de la marca defensiva no es ser usada, sino solo lograr ser registrada para crear un entorno de protección a la “marca principal”, con el objetivo de prevenir posibles acciones de infracción (1 – IP – 1987, del 15 de febrero de 1988), de tal manera que haya muchas menos posibilidades que una marca parecida a la principal, pueda ser amparada con el registro, pues también tendrá que ser sustancialmente distinta a las marcas de defensa (SIC, Compendio de Doctrina Propiedad Industrial, pág. 376).

 

En este escenario, el Art. 136 Decisión Andina 486, prohíbe el registro como marcas de aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular (y entre otras causales de irregistrabilidad relativa) cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (Lit. a, Art. 136 Ibid.). 

Nótese que cuando se desarrollan tales estrategias, casi siempre involucran la Clase 35 Internacional. ¿Por qué?

En su descripción actual, la Clase 35 comprende principalmente los servicios prestados por personas u organizaciones cuyo objetivo primordial es prestar asistencia en: (a) la explotación o dirección de una empresa comercial, o (b) la dirección de los negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o comercial, así como (c) los servicios prestados por empresas publicitarias.

 

Esta clase comprende, en particular, y entre otras actividades, el agrupamiento, por cuenta de terceros, de una amplia gama de productos, excepto su transporte, para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad; estos servicios pueden ser prestados por comercios minoristas o mayoristas, distribuidores automáticos, catálogos de venta por correspondencia o medios de comunicación electrónicos tales como sitios web o programas de televenta.

 

Dentro de dichas actividades, se pueden mencionar expresamente: 

servicios de abastecimiento para terceros (compra de productos y servicios para otras empresas, 350085); distribución de muestras (350028); 

servicios de venta mayorista y minorista de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como suministros médicos (350148 y 350108); 

suministro de espacios en venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios (350120); 

suministro de información comercial por sitios web (350119); 

promoción de ventas para terceros (350071); 

promoción de productos y servicios mediante el patrocinio de eventos deportivos (350141); 

negociación y conclusión de transacciones comerciales para terceros (350140); marketing / mercadotecnia (350106); 

servicios de intermediación comercial (350114); 

Lo expuesto explica porqué esta Clase 35 muy requerida dentro de las estrategias de registro de marcas (básicamente con carácter defensivo, en el sentido de complementar el registro concurrente de marcas de productos que van a ser objeto de comercialización, bloqueando a otros solicitantes por confusión indirecta como causal de irregistrabilidad relativa, frente a la referida Clase 35).

Hasta una nueva oportunidad, 

Camilo García Sarmiento