Temas de derecho administrativo en el campo marcario: la acción de cancelación por no uso (interpretaciones prejudiciales 2013 a 2021)

Hola a todos:

En esta ocasión, quiero tratar sobre una acción (que en realidad, en términos procesales, es una solicitud administrativa y no un proceso judicial) muy interesante en materia de propiedad industrial: la acción de cancelación de marca por no uso).

La normatividad sobre propiedad industrial en Colombia, casi en su totalidad, está condensada en la Decisión 486 de 2000 (septiembre 14), Régimen Común sobre Propiedad Industrial, de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN), mecanismo de integración subregional creado mediante el Acuerdo de Cartagena (mayo de 1969), al cual pertenecen como países miembros, las Repúblicas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

 

Su Título VI (De las marcas), incluye el Capítulo V, dedicado a la cancelación del registro de marca (Arts. 165 a 170, Dec. And. 486 de 2000), que legitima la solicitud de persona interesada, instaurada ante la oficina nacional competente (en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura de Propiedad Industrial, Dirección de Signos Distintivos) a cancelar el registro de una marca (lo cual supone la expedición de un acto administrativo susceptible de recursos de reposición y apelación, así como el eventual control judicial de nulidad y restablecimiento del derecho, en el caso colombiano ante la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado), cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros (es decir, Bolivia, Colombia, Ecuador o Perú), por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres (3) años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, teniendo en cuenta que no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de haber transcurridos tres (3) años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía o sede administrativa (Art. 165, Ibid).

 

Así las cosas, previo a explicar los detalles sobre esta acción de cancelación, conviene recordar que a efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que el signo sea susceptible de representación gráfica (pudiendo constituir marcas, entre otros, las palabras o combinaciones de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos; los sonidos y los olores; las letras y los números; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores), sin que la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar la marca en ningún caso sea obstáculo para su registro (Art. 134).

 

Igualmente, que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá únicamente por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente (en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, quien como resultado del trámite administrativo profiere una resolución); teniendo el registro de la marca una duración de diez (10) años contados a partir de la fecha de su concesión, pudiéndose renovar por periodos sucesivos de diez (10) años (Arts. 154 y 152, respectivamente), registro que puede ser transferido (Art. 161) o licenciado (Art. 162), debiéndose en ambos casos, registrarse la transferencia o licencia de uso ante la oficina nacional competente, so pena de no surtir efectos frente a terceros.

 

Por supuesto, en el entendido de que los derechos positivos (de usar el signo distintivo) y negativos (de prohibir su uso no autorizado en el mercado a terceros), derivados del registro marcario no son solamente poder o facultad, sino una manifestación de la función social de la propiedad (que implica obligaciones, Art. 58 Constitucional), la cancelación de marca por falta de uso produce la extinción del derecho por desuso de la misma, contribuyendo a garantizar el uso efectivo de las marcas, obligando a su titular a usarlas en los productos o servicios para las cuales han sido destinadas (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 50 – IP – 2011).

 

En Colombia, la cancelación de una marca es declarada mediante acto administrativo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que una vez adquiera firmeza conduce de inmediato a la cancelación del registro marcario, momento en el cual el titular perderá su calidad y los derechos de propiedad industrial inherentes a ella, sin que ello tenga efectos retroactivos (SIC, Concepto 13 – 0131861 – 00001 – 0000).

 

Contrario sensu, si la resolución que decretó la cancelación del registro marcario es declarada nula por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (como resultado de la interposición exitosa del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho), la nulidad deja sin efectos la decisión administrativa contraria a la ley, conllevando a un restablecimiento de los derechos de quien presentó la acción y retrotrayendo las cosas al momento anterior a la expedición del acto administrativo anulado, pudiendo el titular de registro presentar la renovación del registro (SIC, Concepto 16 – 0199954 – 00003 – 0000).

 

En cuanto al procedimiento, una vez recibida una solicitud de cancelación (que a pesar de ser calificada como “acción”, no es un acto de naturaleza judicial sino administrativa, lo que supone en Colombia, la aplicación de los requisitos formales del Art. 16 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Circular Única de la SIC), la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la notificación (a surtirse en los términos de los Arts. 66 a 69 C.P.A.C.A.), haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos dichos plazos, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución (Art. 170, Dec. And. 486), que será motivada (Art. 42 C.P.A.C.A.), de carácter particular, concreto y definitivo (Art. 43, C.P.A.C.A.), y susceptible de recursos en sede administrativa (Arts. 74 a 82 C.P.A.C.A.) y controversia judicial ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, Art. 138 C.P.A.C.A.).

 

Acorde con el precedente decantado en las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina), la cancelación por falta de uso de una marca es entonces una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente (436 – IP – 2015, del 2 de marzo de 2016; 397 – IP – 2017, del 1º de febrero de 2019; 460 – IP – 2017, del 14 de diciembre de 2018; 441 – IP – 2018, del 14 de diciembre de 2018; 509 – IP – 2018, del 30 de abril de 2019; 30 – IP – 2019, del 3 de junio de 2019; 57 – IP – 2019, del 3 de junio de 2019, 132 – IP – 2019, del 13 de diciembre de 2019; 209 – IP – 2019, del 22 de abril de 2021; 469 – IP – 2019, del 29 de julio de 2020; 149 – IP – 2020, del 21 de junio de 2021).

 

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tener en cuenta qué se entiende por uso de la marca, concepto que se soporta en el principio de uso real y efectivo en el mercado: una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ésta ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con la naturaleza y la forma de su comercialización. Esto atendiendo a la relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, sin que cumpla con su función distintiva (495 – IP – 2015, del 23 de junio de 2016, reiterado en 209 – IP – 2019 y 149 – IP – 2020).

 

Ahora bien, de conformidad con el Art. 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte interesada (no de manera oficiosa por la oficina nacional competente), quien deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.

 

En cuanto a la oportunidad para iniciar el trámite, está claro que es después de tres (3) años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de registro de marca. Incluso si la notificación referida fue surtida fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación (209 – IP – 2019 y 149 – IP – 2020).

 

Aclarando que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada (Art. 165 Dec. Andina 486, Inc. 1º, in fine), respetando el periodo trienal antedicho. En estos casos, la autoridad primero tiene que resolver si corresponde o no cancelar el registro por falta de uso de la marca opositora al registro cuestionado, para luego pronunciarse si corresponde o no dicha solicitud de registro. La misma situación, si antes de la solicitud de registro de marca, se ha iniciado el procedimiento de cancelación por no uso de la marca opositora a la solicitud de registro (111 – IP – 2019, del 29 de julio de 2020).

 

Por otra parte, para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los países miembros, durante los tres (3) años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

 

Según el Art. 167, Decisión 486, la carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación. Es decir: corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento de que se cancele dicha marca, consignándose en dicho Art. 167 Decisión 486, un listado enunciativo (y no taxativo o limitativo), de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca: facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, etc.

 

Lo anterior constituye aplicación del principio probatorio universal de que las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba (en Colombia, Art. 167 del Código General del Proceso, in fine); entendidas como tales aquellas que ni indirecta o implícitamente conllevan ninguna afirmación o negación opuesta: que no solo son indeterminables en el tiempo y en el espacio, sino que, en la práctica, por no referirse a hechos concretos, limitados en tiempo y lugar (que presuponen la existencia de otro hecho de igual naturaleza, el cual resulta afirmado implícita o indirectamente), son de imposible demostración judicial, desde luego que no implican la aseveración de otro hecho alguno, no porque sean negaciones, sino porque son indefinidas (Corte Suprema de Justicia, SC del 15 de julio de 1971; Sc del 29 de enero de 1975; y SC del 13 de julio de 2005, Rad. 00126, reiteradas en SC del 20 de enero de 2006, Rad. 1999 – 00037; y en SC172 – 2020, 4 de febrero, Rad. 2010 – 00060 – 01, M.P.: Luis Armando Tolosa Villabona. También, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Rad. 4442 de 1992).

 

En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos por la legislación nacional (que, para el caso colombiano, son la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez, Art. 165 C.G.P.). Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable (30 – IP – 2019, 57 – IP – 2019, 209 – IP – 2019 y 149 – IP – 2020).

 

Al respecto, el Art. 166 Decisión 486, plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, a saber: (a) cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos y servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. (b) cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. (c) el uso de una marca, en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

 

Así las cosas, tratándose de las ventas (una de las modalidades, si no la principal, para probar el uso de una marca), se tendrá en consideración la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, de conformidad con los siguientes criterios:

 

(a) Para bienes de consumo masivo y uso permanente: si el titular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades q los intermediarios y distribuidores deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado. Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrían mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado.

 

(b) Para bienes de uso masivo y estacional: si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo. En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época de navidad. Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio.

 

(c) Para bienes suntuarios y de alto valor económico: es muy común que, para este tipo de bienes, los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de transacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe demostrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con las marcas (191 – IP – 2016, del 12 de junio de 2017, citado en 30 – IP – 2019, 209 – IP – 2019 y 149 – IP – 2020).

 

Cabe aclarar que cuando el Inc. 1º del Art. 166, se refiere a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde, la norma señala dos (2) supuestos de uso: (a) la puesta o (b) disponibilidad de los productos en el mercado. Para el primero, podemos entender que los productos han sido materia de venta o comercialización, y por el segundo, a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva.

 

Ello implica que el titular debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado (que ofreció a los consumidores) los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. Por ende, el uso de la marca se puede probar también con la existencia misma de un establecimiento de comercio, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.), y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.), acreditando que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca.

 

Aclarando que no es intención del legislador comunitario exigir al titular tener que probar éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca (para ello es que el Art. 166 señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio, o que se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca).

 

También, que bien puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales, pues lo contrario significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad. Lo expuesto, pues procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no (209 – IP – 2019).

 

Al respecto, el Art. 165, in fine, es claro en advertir que el registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Para el efecto, la fuerza mayor ha sido definida como aquel acontecimiento imprevisible e irresistible como la liquidación forzosa de una empresa, o el embargo de un título o certificado de marca; y caso fortuito, aquel acontecimiento imposible de evitar y ocasionado por un fenómeno de la naturaleza, como la destrucción de un local comercial que contenía sus identificaciones o enseñas comerciales por causa de un terremoto (34 – IP – 2016, del 12 de junio de 2017, citada en 209 – IP – 2019).

 

Se reitera que, para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres (3) años consecutivos a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente (esto es, acreditando comercialización o puesta real y efectiva en el mercado, o acreditando solamente la disponibilidad, es decir, ofrecimiento del producto al potencial consumidor, sin que ello necesariamente se traduzca en venta o comercialización. 209 – IP – 2019).

 

De otra parte, recordando que uno de los supuestos de uso de una marca es aquel, en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo; se tiene que, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios (por ejemplo, variaciones en su parte gráfica), no se cumplirán los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. Para determinar así, por ejemplo, si la variación del signo mixto es sustancial, es decir, aquella que afecte su carácter distintivo, se deberá determinar cuál es el elemento preponderante del signo, es decir, el que le otorga distintividad. Si el elemento relevante es el denominativo, los cambios en el aspecto gráfico serían irrelevantes para el análisis del uso en el mercado. Si el elemento relevante es el gráfico, las variaciones denominativas no serían sustanciales. En todo caso, debe determinarse si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por adición o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca, de tal manera que, si su fuerza para identificar los productos que ampara, estaríamos ante un uso no real ni efectivo de la marca registrada (20 – IP – 2013, del 19 de junio de 2013; 310 – IP 2016, del 3 de abril de 2017; reiterados en 49 – IP – 2020).

 

La persona que obtenga una resolución favorable sobre la cancelación de una marca por falta de uso, tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres (3) meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa (Art. 168 Ibid.).

 

Concebido el derecho preferente (ius preferendi) como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras, y a veces, con total exclusión de ellas; si el titular de ese derecho (aquí, la persona que ejerció la acción de cancelación) no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando disponible para quien primero solicite su registro. El signo objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercicio. Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada.

 

La preferencia que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada sobre la base del derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, genera que dicha solicitud sea estudiada antes que las solicitudes de terceros que fueron presentadas con posterioridad a la presentación de la acción de cancelación. Destacando que este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático de signo, sino la prelación, derivada del ejercicio de éste, pues una vez presentada la solicitud de registro, durante el plazo para el ejercicio del derecho preferente, ésta debe ser examinada por la oficina nacional competente, realizando el correspondiente examen de registrabilidad, verificando que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse la solicitud de registro (385 – IP – 2019, del 11 de diciembre de 2020; 587 – IP – 2019, del 22 de abril de 2021).

 

Ahora bien, se aclara que la cancelación de una marca por falta de uso puede ser total (para todos los productos o servicios amparados por la marca, conforme a su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza), o parcial. Así, el Inc. 3º del Art. 165 comunitario indica que cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiera usado, tomando para ello en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. En otras palabras: la cancelación se da en función de la clase (de la Clasificación de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcarios y en virtud de la solicitud de cancelación. Si un titular tiene registros marcarios en varias clases, pero la solicitud de cancelación apunta a una sola de esas clases, la oficina nacional competente centrará su análisis en esta única clase. Y a todas las clases en las que el titular tiene registros marcarios si es que la solicitud de cancelación se dirige a todas esas clases, o frente a los productos o servicios específicamente objeto de solicitud de cancelación, según haya sido formulada la solicitud a instancia y criterio del actor (469 – IP – 2019, del 29 de julio de 2020).

 

Igualmente, la cancelación por falta de uso de un lema comercial (signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma, Art. 175, Dec. And. 486, destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro del lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará, Art. 176 Ibid.; reiterado en 160 – IP – 2011, del 14 de marzo de 2012; 9 – IP – 2013, del 6 de marzo de 2013; 186 – IP – 2014, del 10 de abril de 2014; 02 – IP – 2014, del 30 de abril de 2014), es procedente por aplicación a esta clase de signos distintivos, de las normas que regulan el registro de marca, en lo pertinente (Art. 179 Ibid.), resaltando que si bien el lema comercial se encuentra ligado a una marca y es accesorio a ella, la obligación de su uso se hace necesaria de manera independiente para así evitar su cancelación (161 – IP – 2017, del 26 de febrero de 2019).

 

Ahora, refiriéndonos a las marcas renombradas (que no se encuentran expresamente reguladas en la Decisión 486) y las marcas notorias (Arts. 224 a 236, entre otras disposiciones de la Decisión 486), se tiene que así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas, pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que, tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios, mientras que, tratándose de la marca notoria, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente. Ello evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de marca renombrada y de marca notoria regulada por la Decisión 486. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada por la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la CAN donde se pide su cancelación.

 

Eso sí, si bien la marca notoria no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la CAN. Distinguiéndose que la marca notoria es aquella conocida por el sector pertinente, esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique (Art. 224), mientras que la marca renombrada es conocida más allá del sector pertinente, o sea, por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada (440 – IP – 2018, del 16 de noviembre de 2018; 619 – IP – 2019, del 7 de octubre de 2020).

 

Por último, cabe destacar que la acción de cancelación de un registro marcario por falta de uso no tiene incidencia respecto de una acción por infracción de derechos (Art. 155, Dec. Andina 486) sustentada en dicho registro marcario e iniciada con anterioridad. En consecuencia, se cancele o no el registro marcario en el futuro, ello no afecta el que se hayan violado los derechos del titular sustentados en su registro marcario, en tanto la infracción haya ocurrido cuando el referido registro no había sido cancelado. Así, si una persona desea usar una marca que, en su opinión, no está siendo usada en el mercado, primero debe solicitar la cancelación del registro marcario, y a continuación, esperar la obtención de un fallo favorable, luego ejercer su derecho preferente, y recién cuando la marca ha sido registrada a su favor podrá usarla en el mercadeo. Por tanto, sí comete una infracción quien usa una marca que no le pertenece, incluso si esta marca no está siendo usada por el titular del registro marcario (209 – IP – 2019; 315 – IP – 2019, del 28 de febrero de 2020).

Hasta una próxima oportunidad, 

Camilo García Sarmiento