Tips de derecho marcario: diferencias y similitudes entre las marcas renombradas y las marcas notorias

Hola a todos: 

Como complemento de mis anteriores publicaciones, quiero referirme a las marcas renombradas (que no se encuentran expresamente reguladas en la Decisión 486) y las marcas notorias (Arts. 224 a 236, entre otras disposiciones de la Decisión 486), frente a las cuales se tiene que así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas, pero no son usadas en el referido país. 

La diferencia está en que, tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios, mientras que, tratándose de la marca notoria, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente. 

Ello evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de marca renombrada y de marca notoria regulada por la Decisión 486. 

Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada por la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la CAN donde se pide su cancelación.

 

Eso sí, si bien la marca notoria no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la CAN. 

Distinguiéndose que la marca notoria es aquella conocida por el sector pertinente, esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique (Art. 224), mientras que la marca renombrada es conocida más allá del sector pertinente, o sea, por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada (440 – IP – 2018, del 16 de noviembre de 2018; 619 – IP – 2019, del 7 de octubre de 2020).

Hasta una próxima oportunidad, 

Camilo García Sarmiento