Tips de derecho marcario: el nombre comercial, y parámetros para su protección (interpretaciones prejudiciales CAN, 2017 - 2021)

Hola a todos:

Sin profundizar mayormente sobre el tema (lo cual ameritará un publicación posterior), es menester recordar que, según la normatividad aplicable a la materia (en Colombia, la Decisión Andina 486 de 2000, Régimen Común sobre Propiedad Industrial), se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Agregando lo siguiente: 

(a) una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial (es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales); 

(b) puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles (con lo cual se reitera que el nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social); 

(c) los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir (es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella) (Art. 190, Dec. And. 486, y 96 – IP – 2009, del 12 de noviembre de 2009, reiterada en 226 – IP – 2020, 221 – IP – 2019, 690 – IP – 2018 y otros pronunciamientos).

 

La norma comunitaria proclama, a diferencia de lo que ocurre con las marcas y lemas comerciales, que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o establecimiento que lo usa (Art. 191 Ibid.). Ello implica que el uso al nombre comercial debe ser continuo, esto es, acreditarse a lo largo del tiempo, sin que ello implique que deba ser ininterrumpido (pues pueden darse interrupciones en la actividad comercial).

 

Lo que sí pretende la norma es amparar la vocación de permanencia de la actividad económica, la empresa o establecimiento mercantil identificados por el nombre comercial. Sin perjuicio, claro está, de que, conforme a la legislación interna de cada país miembro de la CAN, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente (en Colombia, se autoriza el depósito ante la SIC). 

En todo caso, el registro o depósito tendrá carácter declarativo (no constitutivo de derecho, como sí lo es el registro de la marca o lema comercial), entendiéndose que el derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos por el Art. 191, antes transcrito (Art. 193 Ibid.).

 

El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. 

Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento (226 – IP – 2020, del 4 de marzo de 2021, reiterando lo expuesto en 221 – IP – 2019, del 11 de diciembre de 2020; 690 – IP – 2018, del 29 de marzo de 2019; entre otros pronunciamientos).

 

Sobre el ámbito territorial de protección, es una realidad de los países miembros de la CAN, que excepcionalmente dos o más empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficamente diferentes usen nombres comerciales idénticos o similares, sin que haya riesgo de confusión o asociación, lo que tiene que determinarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas. Esto por cuanto, a diferencia de las marcas y lemas comerciales, que se aplican a productos que pueden circular dentro de un territorio e incluso exceder las fronteras de un país, los nombres comerciales a menudo distinguen a empresas cuyas actividades estén limitadas a cierto territorio.

 

En efecto, es usual y frecuente en los países miembros de la CAN, que dos o más empresas pequeñas (restaurantes, bodegas, bazares, bares, hostales, etc.), utilicen nombres comerciales idénticos o similares, principalmente relacionados con los nombres y apellidos de personas naturales, y que operan en ámbitos geográficos distintos, lo cual hace necesario dar una solución a este tipo de situaciones que serían excepcionales al principio general de protección de los signos en todo el territorio nacional.

 

Por esta razón, se ha considerado que de manera excepcional y con relación los signos distintivos que ya operan en el mercado, se podrá establecer la coexistencia de los signos en conflicto, analizando caso por caso, con los siguientes criterios: 

(a) que los titulares de los signos distintivos hayan actuado de buena fe y sin generar actos de competencia desleal al momento de obtener el registro o el primer uso. 

(b) que los signos en conflicto identifiquen productos o servicios del mismo rubro o actividad económica, sin importar si dicha actividad se realiza a través del comercio tradicional o mediante canales virtuales. 

(c) que no se haya presentado anteriormente ninguna acción o reclamación administrativa o judicial que cuestione el derecho de uno de los titulares de los signos en conflicto. (d) que los titulares de los signos en conflicto se encuentren operando en ámbitos geográficos distintos y no existe riesgo de confusión o asociación de los signos en conflicto y la percepción del público consumidor.

 

Se entiende aquí por ámbito geográfico distinto el hecho de que los locales comerciales o industriales estén ubicados en diferentes provincias, departamentos o regiones dentro de un mismo país, precisando que la sola lejanía no es garantía de ausencia de riesgo de confusión, por lo que se deberá tener en consideración el nivel de afluencia de consumidores locales y turistas, los canales físicos o virtuales para comercializar los productos o servicios y el nivel de publicidad en medios masivos de comunicación de los productos o servicios. 

Eso sí, dentro de un mismo ámbito geográfico (barrio, localidad, parroquia, distrito, cantón, municipalidad) no pueden coexistir dos o más nombres comerciales idénticos o similares que induzcan a riesgo de confusión en los consumidores. Y que no cabe la posibilidad de coexistencia si el nombre comercial usado por primera vez ha sido inscrito en el registro de propiedad industrial al mismo tiempo que su primer uso, como tampoco si uno de los signos en conflicto es notorio (690 – IP – 2018, del 29 de marzo de 2019).

 

Ahora, volviendo a la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, ésta se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores. Así entendido, la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. 

Precisando además que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado o depositado (caso de Colombia), no lo libera de la exigencia del uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (45 – IP – 1998, del 11 de marzo de 1998; reiterada en 226 – IP – 2020, 221 – IP – 2019, 690 – IP – 2018 y otros pronunciamientos).

 

Conforme a lo arriba indicado, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad. La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario (3 – IP – 98, del 11 de marzo de 1998, reiterada en 226 – IP – 2020, 221 – IP – 2019, 690 – IP – 2018 y otros pronunciamientos).

 

La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada país miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar su uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial, se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 

Asimismo (como  ocurre con las marcas), constituirán uso de un signo en el comercio (aquí, del nombre comercial), entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

 

Respecto de la prueba del uso constante del nombre comercial, la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. 

Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que previamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o de asociación con tal nombre comercial (44 – IP – 2019, del 8 de mayo de 2020; 105 – IP – 2018, del 3 de junio de 2019; 226 – IP – 2020, 221 – IP – 2019, 690 – IP – 2018).

Hasta una próxima oportunidad, 

Camilo García Sarmiento