Temas (exóticos) de derecho marcario: la coexistencia pacífica (de hecho) entre marcas

Hola a todos: 

Muchas veces en conflictos marcarios se encuentra uno con que un empresario ha logrado registrar una marca que, probablemente siendo confundiblemente similar con los signos distintivos de otro empresario (marcas comerciales, nombres y enseñas comerciales), por diferentes motivos (que básicamente confluyen en que el titular del derecho no se presentó como opositor al registro cuando contaba con la oportunidad legal para hacerlo, porque no estaba pendiente de las Gacetas de Propiedad Industrial; y además, el funcionario de oficio, no advirtió la situación para rechazar la solicitud), y luego, cuando el otro empresario quiere registrar sus signos, se encuentra con que ya han sido registrados desde hace mucho tiempo. 

En otras palabras: una marca termina siendo registrada sin que la persona que pudiera haberse opuesto lo hubiera hecho (craso error), y además, la Superintendencia de Industria y Comercio jamás advirtió que podía existir una posibilidad de confusión con otra marca efectivamente registrada con anterioridad. El opositor se durmió, la SIC no se dio cuenta del error. En términos muy simples.

Sobre este punto la Jurisprudencia ha señalado que, la inactividad por un lapso de tiempo prolongado por parte del primer titular, que para el caso en concreto equivale a la incapacidad de la sociedad opositora de atacar los registro previos de titularidad de la sociedad solicitante bien sea bajo medidas administrativas como contenciosas, presupone que éste ha autorizado tácitamente al segundo titular para que logre el registro de sus marcas en Colombia y consecuentemente abrió la puerta para la coexistencia en el mercado de muy similares o iguales en sus palabras.

La inactividad mencionada, genera que el fenómeno de la coexistencia de estas marcas sea posible en el mercado, ya que el consumidor logrará diferenciar sus distintos orígenes empresariales, distinguiéndolas claramente en el mercado.

Esta tesis, según jurisprudencia invocada frecuentemente por la SIC (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª; Sentencia del 3 de marzo de 2005, C.P.: Arciniegas, C.; marca EBEL INTERNATIONAL), ha sido reiterada por la referida Alta Corporación en varias oportunidades (por ejemplo, Sentencia del 12 de mayo de 2011, C.P.: Rojas, M., marcas LA CANO y GALERÍA CANO; Sentencia del 29 de octubre de 2020, C.P.: Giraldo, O., marcas SUITE NIGHT SPRING y SPRING; Sentencia del 16 de diciembre de 2020, C.P.: Peña, N., marcas figurativas con la figura de un gato, de CADBURRY ADAMS vs COMESTIBLES ALDOR S.A.) que se fundamentan en una doctrina promovida por el Tribunal Andino de Justicia, denominada coexistencia de marcas de hecho, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos.

Al respecto, el Tribunal estima que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.

Así, la coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar al pasado). En este sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos.

Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión.

En ese orden, tal coexistencia de hecho, no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario del análisis de irregistrabilidad (290 – IP – 2014).

En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: (a) debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. (b) la coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que, de no ser así, no podrá hablarse de coexistencia pacífica. (c) Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación a productos básicos que con productos suntuarios. (d) la coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. (e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor (511 – IP – 2019).

El tema tiene muchos antecedentes, que se remontan a Sentencias del 27 de enero de 2000, C.P.: Urueta, M.; y del 9 de marzo de 2000, C.P.: Mendoza, G.; por ejemplo, hablando de la coexistencia de marcas en varios países (situación que no desvirtúa la confundibilidad entre signos, aclarando que el registro en un país no extiende derecho a los demás países miembros cuando hay lugar a confusiones, Sentencia del 6 de julio de 2001, C.P.: Navarrete, O.); aclarando que su permisión se da por la inexistencia del riesgo de confusión (Sentencia del 13 de junio de 2002, C.P.: Mendoza, G.). 

Explicando que los acuerdos de coexistencia no hacen registrable per sé el signo, pues son de naturaleza privada y no hacen registrables signos semejantes (Sentencia del 4 de julio de 2003, C.P.: Arciniegas, C.; del 19 de abril de 2004, C.P.: Navarrete, O.; del 20 se agosto de 2004, C.P.: Arciniegas, C.; del 26 de agosto de 2004, C.P.: Mendoza, G.). Que la coexistencia de varias marcas en el mercado no es argumento para obtener el registro marcario si éste es irregistrable (Sentencia del 11 de marzo de 2004, C.P.: Arciniegas, C.). Y así sucesivamente. 

No sobra aclarar que la coexistencia entre marcas se puede dar, bien sea de hecho (la aludida coexistencia pacífica) o por acuerdos de coexistencia (que aluden a una situación un poco diferente).

La sentencia más reciente sobre el tema es del 9 de septiembre de 2021, C.P.: Serrato, R. (marca BELLINI).

Hasta una nueva oportunidad, 

Camilo García Sarmiento