Irregistrabilidad de marcas por competencia desleal (Decisión Andina 486 de 2000): jurisprudencia Consejo de Estado 1997 - 2022
1) La Decisión Andina 486 de 2000 (régimen
común sobre propiedad industrial de la Comunidad Andina, a la cual pertenece la
República de Colombia), después de definir una marca como cualquier signo que
sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, susceptibles de
representación gráfica (Inc. 1º, Art. 134 Ibid.), previene que no podrán
registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero (cláusula general de irregistrabilidad
relativa, Inc. 1º, Art. 136 Ibid.), para a continuación brindar un listado de ocho
(8) causales relativas de irregistrabilidad (se califican como relativas, pues
se evalúan en relación a un tercero), entre ellas, las siguientes de interés:
a) Cuando la marca solicitada a registro sea
idéntica o se asemeje, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusión o de asociación (Lit. a, Art. 136 Ibid.).
b) Cuando la marca sea idéntica o se asemeje
a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su
uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el
solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona
expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o
en el extranjero (Lit. d, Art. 136 Ibid.).
c) Cuando la marca constituya una
reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o
parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un
tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique
el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de
asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento
injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su
valor comercial o publicitario (Lit. h, Art. 136 Ibid.).
Acorde con lo anterior (y respaldando el
sentido de la cláusula general de irregistrabilidad relativa, previsto en el
Inc. 1º del Art. 136 de la norma comunitaria), el Art. 137 Decisión Andina 486
de 2000, consagra la facultad que tiene la oficina nacional competente (para la
República de Colombia, su Superintendencia de Industria y Comercio, SIC), para
denegar el registro, cuando tenga indicios razonables que le permitan inferir
que un registro marcario se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o
consolidar un acto de competencia desleal.
2) En ese orden de ideas, y más
específicamente con respecto a la aplicación del Art. 137 de la Decisión Andina
486 de 2000, el precedente vinculante del Consejo de Estado, Sección
Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, es claro en advertir que para
configurar la causal de irregistrabilidad de una marca por competencia desleal
en la solicitud del registro marcario, no basta con que dos signos sean
idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, sino que
debe demostrarse que la solicitud de registro marcario se dirigió, de manera
deshonesta, a perpetrar, consolidar o facilitar un estado de confusión
(Sentencias del 11 de marzo de 2021, C.P.. Peña, N.; del 20 de noviembre de
2020, C.P.: Sánchez, H.; del 31 de enero de 2019, C.P.: Sánchez, H.; del 27 de
octubre de 2017, C.P.: García, M.), es decir, solicitar un registro de marca
con la intención de perjudicar a un empresario competidor (Sentencia del 15 de
diciembre de 2017, C.P.: García, M.), ya que la señal en qué consisten las
marcas tienden a que se distingan las cosas a que ellas se refieren de las
demás de su misma especie o clase, con lo que se evita la competencia desleal y
se logra que quienes la adquieran se aseguren de su proveniencia (Sentencia del
12 de junio de 1997, C.P.: Urueta, M.).
3) Para
fundamentar dicha tesis, se ha tenido en cuenta la posición del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, quien, en varias interpretaciones
prejudiciales, ha retomado el Art. 258 de la Decisión Andina 486, según el cual
se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en
el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos, así
como el Art. 259, Lit. a, que califica como actos de competencia desleal
vinculados a la propiedad industrial, entre otros, cualquier acto capaz de
crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento,
los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
El Tribunal
agrega que es de la propia realidad del tráfico comercial, de donde surgen esas
normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta
del principio general de la buena fe, en el campo del derecho mercantil, de tal
manera que, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste
a ese modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta
por no acomodarse al principio de la buena fe. Dentro de este esquema, los
signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del
mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin
duda, redunda en beneficio no solo de los empresarios que compiten entre sí,
sino también de los consumidores en general.
De tal
manera que, el empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de
someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan
aquellas cuya finalidad esencial no solo es la de evitar el riesgo de confusión
con otras marcas que ya gozan de protección registral, sino, además, propiciar una
conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en
relación al sector económico al que pertenece.
En ese
sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que
su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su
registro.
Al
respecto, cabe precisar que, si bien los signos confrontados pudieran resultar
idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda
vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se
configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se
transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial. En tal sentido,
quien alega la causal de irregistrabilidad del Art. 137 Decisión Andina 486 de
2000, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar,
facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación
de la marca previamente conocida. Por lo tanto, el operador judicial deberá
analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos
para acreditar que el solicitante actuó de mala fe (5 – IP – 2013, abril 17 de
2013; reiterando la tesis sentada en 126 – IP – 2009 y 129 – IP – 2009).
De esta
manera, el demandante debe probar en debida forma que el registro marcario tuvo
como finalidad perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal
a través de una imitación de la marca previamente conocida, esto es, desvirtuar
la presunción de buena fe que cobija al solicitante (Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, Sentencia del 20 de noviembre de
2020, C.P.: Sánchez, H.).
4) La
Sección 1ª del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo
(Sentencia del 11 de abril de 2019, C.P.: Sánchez, H.), siguiendo los
desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que
el riesgo de confusión se refiere a la falta de claridad para poder elegir un
bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en
el signo la capacidad para ser distintivo (62 – IP – 2013, abril 25 de 2013).
El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El riesgo de confusión
directo se caracteriza por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un
producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el riesgo de
confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho
producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial
diferente al que realmente posee (473 – IP – 2013, abril 25 de 2013).
Y, con
respecto al riesgo de asociación, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina ha precisado que éste consiste en la posibilidad de que el consumidor,
aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto,
al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una
relación o vinculación económica (473 – IP – 2013, abril 25 de 2013).
En este
sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o de
asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los
signos enfrentados, tanto entre sí, como en relación con los productos
distinguidos por ellos, considerando, además, la situación de los consumidores
(Sentencia del 20 de noviembre de 2020, C.P.: Sánchez, H.).
5) En
este punto, es preciso advertir que la buena fe se presume y que la mala fe
debe probarse por quien la alega, asumiendo no solo esta regla prevista por el
Art. 86 C.P., sino la misma doctrina del Tribunal Andino de Justicia, quien
indica que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su
actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una
disposición legal o contractual, o de causar un perjuicio injusto e ilegal,
pues se presume que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con
la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de
abstenerse de ejecutar un deber propio. En consecuencia, quien pretenda afirmar
lo contrario, deberá probarlo (3 – IP – 99, julio 2 de 1999, citada en
Sentencias de la Sección 1ª, del 16 de octubre de 2004, del 22 de febrero de
2010, esta última, C.P.: Velilla, M., y del 15 de diciembre de 2017, C.P.:
García, M.).
6) Analizando
la competencia desleal por confusión con una marca registrada, se entiende que
la causal de irregistrabilidad del Lit. a, Art. 136 (confusión con una marca
registrada o solicitada para su registro) se consagra con la finalidad de
salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para
esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para
ejecutar un acto de competencia desleal. Obviamente, en punto de analizar su
implicación para el Art. 137, la oficina nacional competente deberá concluir si
el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal, siendo el más emblemático del grupo de actos de
competencia desleal por confusión, aquel en relación con el registro de un
signo como marca. Así, si un competidor solicita el registro con la finalidad
de generar confusión en el mercado como tal, y, por lo tanto, de causar daño a
otro competidor, se configura la causal anotada.
El análisis
del operador judicial debe partir de indicios razonables que le permitan llegar
a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría
perjudicar a otro competidor en el mercado. Por indicio razonable, se debe
entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda
generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de
cometer un acto de competencia desleal.
7) De
la misma manera, en cuanto a la competencia desleal por aprovechamiento de la
reputación ajena, para el Tribunal Andino de Justicia, sin duda alguna,
aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el
mercado es un acto que debe estar proscrito, pues ello hace parte de ese grupo
de conductas que se denominan como desleales, y que podrían generar grandes
problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en
el público consumidor.
El
aprovechamiento de la reputación ajena es desleal, no solo por estar dirigida a
aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento (que
de por sí constituye una fuerte tarea logística) de un producto como tal, de la
fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y
transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio,
entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa, pues
permitir que, de manera velada, otro competidor se aproveche de dicha
situación, es en últimas, permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya
diluyendo, generando una erosión sistemática de la ubicación de un empresario
en el mercado (54 – IP 2013, julio 24 de 2013, citada en Sentencia del 16 de
mayo de 2019, C.P.: Serrato, R.).
Obviamente,
para catalogar un acto como desleal por confusión, es necesario que los
competidores concurran en un mismo mercado físico o electrónico. Lo anterior es
así, ya que, si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un
mismo mercado, no se podría hablar de competencia desleal (54 – IP 2013, julio
24 de 2013, citada en Sentencia del 16 de mayo de 2019, C.P.: Serrato, R.).
Además,
valga la aclaración, para que un acto sea considerado como desleal, según la
doctrina del Tribunal Andino de Justicia, se requiere: (a) que el acto o
actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima
estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la
actividad comercial en la misma o análoga forma. (b) que el acto o la actividad
sea indebido. (c) que el acto sea susceptible de producir un daño, bastando con
ello la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la
calificación y la sanción (38 – IP – 1998, marzo 17 de 1999; 26 – IP – 2008,
abril 17 de 2008; reiteradas en 152 – IP – 2015. Citadas en la Sentencia del 15
de diciembre de 2017, C.P.: García, M.)
8) En
un caso (Sentencia del 16 de mayo de 2019, C.P.: Serrato, R.), resultó evidente
de las pruebas recaudadas en el expediente, la incuestionable identidad de los
signos en conflicto. Además, quedó probado que el solicitante tenía
conocimiento con anterioridad al registro de su marca de la existencia de las
marcas de la sociedad opositora (la sociedad MUNICH S.L., fabricante de calzado),
de su notoriedad y prestigio, lo cual está sustentado en las compras que le
efectuó directamente, y en la propuesta efectuada por el solicitante al
opositor para adelantar la fabricación y comercialización de los productos en
Colombia.
En este
orden de ideas, para la Sala fue absolutamente claro que el solicitante del
registro tenía la clara intención de aprovecharse de la reputación del signo
perteneciente a la sociedad demandante, pues conocía sus productos, su
penetración en el mercado, su publicidad y recordación, todo lo anterior en
contravención del Art. 172 de la Decisión Andina 486 de 2000, como bien lo
consideró la parte actora.
9) El mismo fallo (Sentencia del 16 de
mayo de 2019, C.P.: Serrato, R., marca MUNICH), permitió abordar otro tema, de
igual importancia en estos contextos, a saber, la posibilidad de oponerse al
registro de marcas (o incluso, de adelantar acción de nulidad relativa de
registros previamente concedidos, Art. 172 Decisión Andina 486 de 2000),
invocando notoriedad de la marca, en países que no pertenecen a la Comunidad
Andina de Naciones; pues en dicho caso, el titular del registro marcario
opositor al registro, las había registrado en los Estados Unidos, Brasil,
México, Unión Europea y España (habiéndose reconocido la notoriedad de sus
marcas figurativas en este último país).
En concreto, el accionante estimaba que el
registro de la marca figurativa había sido obtenido de mala fe, pues el
solicitante de la misma tenía conocimiento previo de los signos distintivos de
la solicitante, no obstante, se aprovechó indebidamente del prestigio que éstos
adquirieron en diversos países del mundo, y solicitó el registro de una marca
idéntica o similar, con el fin de engañar al consumidor y obtener un beneficio
particular por cuenta del esfuerzo ajeno.
Al respecto, el Tribunal Andino de
Justicia ha señalado que el principio general de territorialidad en materia
marcaria, encuentra excepciones, entre otros casos, tratándose de las marcas
notorias, las cuales gozan de una especial protección, más evidente cuando se
presentan riesgos de confusión, de asociación, de dilución o de uso
parasitario. Así, la protección de los signos notorios por el Tribunal Andino
de Justicia, se ha ampliado a signos distintivos que no se encuentren
registrados en uno de los países miembros, en el entendido de que se acredite
tal notoriedad y, teniendo en cuenta que en el régimen común de propiedad
industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no se deben tolerar de
ninguna forma situaciones que pongan en peligro la transparencia del mercado y
la lealtad comercial (Sentencias del 16 de mayo de 2018, del 16 de mayo
de 2019, ambas C.P.: Serrato, R., y ambas, curiosamente, relacionadas con
registros marcarios de la misma marca MUNICH).
10) Otro caso en el cual se discutió el tema
de la competencia desleal, con respecto no a solicitudes de registro de marcas,
sino de registros ya concedidos (invocando la causal de nulidad relativa del
Art. 172 Decisión 486: cuando un registro haya sido obtenido de mala fe); involucró
el análisis de la causal de irregistrabilidad relativa del Lit. d, Art. 136
Ibid. (cuando el solicitante sea o haya sido representante, un distribuidor o
una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el
país miembro o en el extranjero). Allí se invocó la doctrina del Tribunal
Andino de Justicia, quien, a su vez, frente a esta causal, ha establecido que
su razón de ser, radica en que se quiere precautelar el derecho del titular
legítimo de la marca, de quien, aprovechándose de tener o haber tenido las
antedichas condiciones, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que
tenía del signo y de la relación comercial con el titular, además de proteger
al público consumidor, en el que se podría generar el riesgo de confusión y de
asociación.
En el caso en cita, se probó que la
sociedad solicitante del registro marcario, había sido distribuidora o la
persona autorizada por el opositor, para distribuir en Colombia los productos
distinguidos por la marca (HEXAGON), protegida, no en Colombia, sino en Brasil
(país que no pertenece a la Comunidad Andina de Naciones), según contratos que
obraban en el expediente.
La Sala consideró que el registro de la
marca cuestionada, estuvo precedido de actos contrarios a la buena fe, pues era
de su conocimiento que dicha denominación era la misma que identificaba los
productos del opositor al registro, con anterioridad a la tramitación de la
solicitud. Conocimiento que se deriva de la calidad de distribuidor que tenía
en el mercado colombiano, conforme se puso de presente anteriormente, y que
evidencia que el objetivo no era el de registrar el signo para proteger la
función distintiva que justifica su protección, sino causar un perjuicio
injusto e ilegal a partir de un esfuerzo ajeno (Sentencia del 16 de mayo
de 2019, C.P.: Serrato, R.).
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