Tips de propiedad intelectual: qué es la búsqueda de antecedentes marcarios?
Hola a todos:
Según el Art. 134 de la Decisión Andina 486 de 2000 (régimen
común de propiedad industrial de la Comunidad Andina, adoptado por Colombia
como país miembro), define una marca como cualquier signo que sea apto para distinguir
productos en el mercado, pudiéndose registrar como tales los signos
susceptibles de representación gráfica, sin que la naturaleza del producto o
servicio al cual de aplicar la marca en ningún caso será obstáculo para el
registro.
Pueden constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
(i) palabras o combinación de palabras (marcas nominativas), (ii) las imágenes,
figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,
emblemas y escudos (marcas gráficas); (iii) los sonidos y losss olores; (iv) las
letras y los números; (v) un color delimitado por una forma, o una combinación
de colores; (vi) la forma de los productos, sus envases o envolturas; y (vi)
cualquier combinación de los signos o medios arriba mencionados (marcas mixtas).
Para el caso en estudio, se evidencia la intención de registrar
marcas, bien sea nominativas, o mixtas (combinación de marca nominativa y
gráfica), lo cual tiene repercusión para una de las actividades fundamentales previas
a la radicación de una solicitud de marca, conocida como investigación de
antecedentes marcarios.
La investigación de antecedentes marcarios es fundamental
para el éxito de todo registro de marcas, puesto que el derecho al uso
exclusivo de una marca se adquiere únicamente, por el registro exitoso de la
misma ante la oficina nacional competente (Art. 154, Decisión Andina 486, 2000),
sin que su uso previo en el mercado sirva para invocar derecho alguno.
El estudio de antecedentes marcarios es una parte del
análisis de registrabilidad de una marca, que conviene hacerse antes de radicar
la solicitud de registro. Lo anterior, por cuanto la Decisión Andina 486 de
2000 consagra causales de irregistrabilidad, tanto absolutas (Art. 135), como
relativas (Art. 136).
Entre las primeras (causales de irregistrabilidad absoluta,
Art. 135, Decisión Andina 486), destacan las marcas que carezcan de
distintividad (no se puede registrar “llanta” o “neumático” en la Clase 12
Internacional, pues no distingue, por ejemplo, el producto denominado “neumáticos
para ruedas de vehículos”, comprendido como ejemplo expreso en la nota
explicativa de la Clase 12, refiriéndose a las partes de vehículos); o que
consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o
técnico del producto o servicio; o que consistan exclusivamente o se hubieran
convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se
trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.
Las segundas (causales de irregistrabilidad relativa; Art. 136,
Decisión Andina 486), impiden el registro como marca de aquellos signos cuyo
uso en el comercio afecte indebidamente a un tercero, incluyendo ciertas situaciones
particulares: (i) cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos producto
o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (ii) sean idénticos
o se asemejen a un nombre comercial protegido, o de ser el caso, a un rótulo o
enseña, o a un lema comercial solicitado o registrado; siempre que dadas las circunstancias,
su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (iii) sean idénticos
o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las
circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación,
cuando el solicitante sea o haya sido representante, un distribuidor o una
persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en Colombia
o en el extranjero; (iv) consistan en un signo que infrinja el derecho de
propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el
consentimiento de éste (v) constituyan una reproducción, imitación, traducción,
transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo
notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible
de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus
productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la
dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
Adicionalmente, cuando la oficina nacional competente tenga
indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese
solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal,
podrá denegar dicho registro (Art. 137, Decisión Andina 486).
La investigación de antecedentes marcarios, como parte integral
del análisis de registrabilidad, se hace con base en un servicio, del mismo
nombre, que ofrece la Superintendencia de Industria y Comercio, consistente en
un reporte con el listado de las marcas que pueden parecerse a la que se
pretende solicitar y que pueden disminuir las posibilidades, o impedir que sea
concedido el registro, sin que su expedición comprometa a la entidad en cuanto
a la viabilidad del registro
Así las cosas, la
búsqueda de antecedentes marcarios es una herramienta fundamental para poder
tomar decisiones estratégicas sobre la marca y sobre cualquier otro signo distintivo
(nombre comercial, enseña comercial, lema comercial). Permite determinar con un
alto grado de fiabilidad (dependiendo, por supuesto, de la habilidad y criterio
experto de quien interprete la información) si el signo a registrar puede estar
incurso en causales absolutas o relativas de irregistrabilidad. De la misma
manera, permite investigar, en las bases de datos correspondientes (para
Colombia, la SIPI de la Superintendencia de Industria y Comercio), el trámite
de expedientes a través de los cuales pueda evaluarse la posición de la autoridad
nacional competente (expresado mediante Resoluciones), frente a signos
distintivos concedidos o negados, bien sea de oficio (Art. 144, Decisión Andina
486), o como resultado de la oposición de terceros durante la fase de
publicación (Art. 146, Decisión Andina 486).
Adicionalmente, y
dependiendo del ámbito (nacional o internacional) que se desee, un buen análisis
de registrabilidad deberá incluir otras bases de datos nacionales o foráneas,
para poder generar un reporte idóneo para tomar las decisiones estratégicas del
caso. Por ejemplo, investigar en Colombia la base de datos del RUES (Confecámaras)
para inferir la posibilidad de encontrar nombres o enseñas comerciales usadas empleando
la misma expresión empleada en la razón o denominación social (el nombre
comercial, cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una
empresa, o a un establecimiento mercantil, es independiente de las denominaciones
o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir, Art.
190 Decisión Andina 486; y el derecho exclusivo sobre este otro signo distintivo
se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del
nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa,
Art. 191, Decisión Andina 486, 2000). O las bases de datos de nombres de dominio
territoriales (Cointernet, dominio .co), o no territoriales (Whois); a más de
una investigación general (abierta) en Internet.
Incluso, si fuere
del caso, una buena investigación permite realizar un análisis jurisprudencial
de la situación en el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina,
entidad que debe pronunciarse mediante interpretaciones prejudiciales, cuando se
controvierten en sede judicial, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
las resoluciones proferidas por la autoridad nacional competente (en este caso,
la Superintendencia de Industria y Comercio), cuando decide negar o conceder un
signo distintivo.
Hasta una nueva oportunidad,
Camilo García Sarmiento
Referencias:
Patrón, L. (18 de marzo
de 2020). Antecedentes Marcarios: Cómo hacer la búsqueda de antecedentes de
su marca. Obtenido de Cárdenas Vega Propiedad Intelectual:
https://www.cardenasvega.com/index.php/cardenas-vega/boletin-intelectual/item/antecedentes-marcarios
Superintendencia de
Industria y Comercio. (s.f.). Antecedentes marcarios de las marcas.
Obtenido de https://www.sic.gov.co/node/80
Vargas, J. (25 de enero
de 2019). Qué son los antecedentes marcarios? Obtenido de Leancase: https://mag.leancase.co/que-son-los-antecedentes-marcarios/
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