Aspectos relevantes sobre los contratos de cesión de derechos de patente (en especial, para pràcticas empresariales y proyectos académicos)

Hola a todos: 

Hoy quiero hablar de los contratos de cesiones de derechos de propiedad intelectual, y concretamente, los de transmisión (a título de cesión) de los derechos patrimoniales derivados de una patente (lo que puede extenderse a modelos de utilidad, diseños industriales o trazados de circuitos electrónicos). 

Para los efectos del contrato (que curiosamente, no tiene una regulación específica en Colombia, como sí la tiene para el derecho de autor), tiene que tenerse en cuenta lo siguiente: 

a) El derecho a la patente pertenece al inventor, derecho que podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas. Si varias personas hicieran conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde en común a todas ellas. Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua (Art. 22, Dec. And. 486).

b) Sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional de cada País Miembro, en las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el empleador, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos de las invenciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación (Art. 23, Ibid.).

c) El inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente y podrá igualmente oponerse a esta mención (Art. 24, Ibid.).

Lo previamente expuesto implica, para este tipo de casos, lo siguiente:

a) La solicitud de patente puede ser radicada por una persona (natural o jurídica) distinta del mismo inventor (la persona que idea, crea, concibe, construye o desarrolla algo que no existía antes).

b) Si bien no existe una normatividad específica que regule la manera como se debe realizar la transferencia del derecho a la patente a que hace mención el Art. 22, Dec. And. 486, y ante la carencia de regulación específica en materia laboral (contenida en el Còdigo Sustantivo del Trabajo CST), en materia de derechos de autor (la otra dimensión de la propiedad intelectual, diferente de la propiedad industrial, dentro de la cual está incluida la patente de invención), existe la siguiente norma, de la Ley 23 de 1982: 

En las obras creadas para una persona natural o jurídica en cumplimento de un contrato de prestación de servicios o de un contrato de trabajo, el autor es el titular originario de los derechos patrimoniales y morales; pero se presume, salvo pacto en contrario, que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido transferidos al encargante o al empleador, según sea el caso, en la medida necesaria para el ejercicio de sus actividades habituales en la época de creación de la obra. Para que opere esta presunción se requiere que el contrato conste por escrito. El titular de las obras de acuerdo a este artículo podrá intentar directamente o por intermedio persona acciones preservativas contra actos violatorios de los derechos morales informando previamente al autor o autores para evitar duplicidad de acciones (Art. 20, Ley 23 de 1982, mod., Art. 28, Ley 1450 de 2011). 

Debiendo previamente aclarar que la norma que acabo de mencionar NO puede ser aplicada por analogía al tema de patentes (el Art. 28, Ley 1450 de 2011, lo cierto es que permitió superar la discusión sobre si para la cesión de los derechos patrimoniales de autor, se requería o no la elaboración y suscripción de un documento privado reconocido ante notario o una escritura pública en donde se transfieran los derechos patrimoniales de autor al empleador o contratante que encargan una obra protegida por el derecho de autor, estableciendo una presunción de transferencia de derechos patrimoniales en cabeza del autor o contratista hacia el empleador o contratante, siguiendo el modelo de work made for hire u obra por encargo, consagrado en el sistema anglosajón del copyright), el esquema allí planteado es el que debe seguirse en este caso en concreto, celebrando un acuerdo mediante el cual, independientemente de la causa y modalidad específicas de la contratación (en este caso, una práctica ad honorem, que NO constituía una relación laboral remunerada ni un contrato independiente de prestación de servicios, igualmente remunerado), se estipule que los derechos económicos de la invención serán a favor del contratante, para evitar cualquier discusión sobre una eventual presunción automática de transferencia.

Aparte de que, por supuesto, el contrato conste por escrito, y se registre con absoluta claridad las circunstancias que rodearon la aludida contratación (de manera que, cuando sea del caso, NO se configure una eventual relación laboral, que pueda perjudicar a la empresa contratante frente a derechos laborales imprescriptibles como aportes a pensión), deben establecerse los alcances específicos del trabajo inventivo, para enmarcarse en el ejercicio de las actividades habituales en la época de la contratación (las cuales deben ser entendidas, como las actividades habituales del empleador o contratante, al margen de las funciones para las cuales fue contratado el trabajador o contratista), especificando además si el inventor creó la invención en la sede de la empresa, o con medios proporcionados por el empleador o contratante, o si la realizó durante su horario laboral, entre otras circunstancias o factores.

Todo ello, además, bajo el criterio de que no es posible encargar una actividad inventiva sin que se determine su alcance, por cuanto iría contra los intereses del inventor. Sin que obvie aclarar que la puesta a disposición de una empresa, por ejemplo, para un proyecto de investigación o de práctica empresarial de un estudiante universitario (caso frecuente), pueda ser (o sea expresamente) entendido como una contraprestación directa frente al resultado obtenido (la materia patentable, independientemente del eventual análisis de su patentabilidad, que es otra discusión).

Por supuesto, asegurar la transferencia total y definitiva de los derechos patrimoniales derivados de la invención, es prerrequisito fundamental para iniciar con un proyecto que involucre activos de propiedad industrial, porque de no mediar dicho contrato, adecuadamente redactado y por escrito, NO puede presumirse que la materia de la futura invención, elaborada por el estudiante universitario (acudiendo al ejemplo de una práctica empresarial), le pertenezca a la empresa. 

Adicionalmente, el contrato es la base para acreditar legitimación en la causa como solicitante, así como para vincular al inventor en los trámites de la solicitud de patente. De igual manera, permite regular futuras relaciones entre la empresa y el inventor (por ejemplo, en cuanto al reconocimiento público como inventor, o a remuneraciones económicas adicionales si ello fuera conveniente). 

Siguiendo con los ejemplos de los estudiantes universitarios (que realizan una práctica en una empresa, de la cual resulta alguna materia patentable),  es imprescindible conocer el texto de los informes (de avance y final) del documento entregado por el estudiante ante su alma mater. Del análisis minucioso de su contenido, se podrá establecer: 

(a) el contexto y antecedentes de la relación entre el estudiante, la universidad y la empresa; 

(b) el grado de divulgación de la información que pudiera tener valor alguno, tanto como materia patentable (o susceptible de protección como secreto empresarial), para efectos del ulterior análisis de patentabilidad (verificando el requisito de novedad); 

(c) si los resultados de la investigación o trabajo académico están sujetos a algún convenio previo mediante el cual se pueda considerar al inventor, o a la universidad, como titular de algún derecho de propiedad industrial pendiente de reconocer; 

(d) de ser el caso, determinar si la información revelada (y muy especialmente, la formulación de la materia pateantable o sus antecedentes directos) pertenece al dominio público (lo cual afecta los derechos patrimoniales y extra patrimoniales, tanto del empresario, como del mismo inventor).

Hasta una nueva oportunidad, 

Camilo García Sarmiento