Aspectos clave de los análisis de patentabilidad (con especial énfasis en el análisis FTO = Freedom To Operate)

Hola a todos:

Por su complejidad, la decisión de patentar o no patentar una determinada invención depende de diferentes y muy variados factores. Pero obviamente, se requiere una investigación tecnológica exhaustiva (antecedentes en el estado de la técnica), para determinar la viabilidad de una futura solicitud de patente, en Colombia y en otros países.

En ese orden, este tipo de investigación, busca determinar básicamente: a) el sector tecnológico relevante, y b) la tecnología anterior, sea conocida o no conocida por el inventor. Se surte a través de la búsqueda en literatura patente (registros existentes en oficinas de patentes, tales como INVENES, LATIPAT, USPTO, WIPO, ESPACENET, PATENTSCOPE, GOOGLE PATENTS, y bases de datos de las autoridades competentes nacionales de los países objetivo, como SIPI de Colombia, INDECOPI de Perú, etc.) y literatura no patente (revistas, publicaciones científicas, manuales, internet, etc.).

Dicha investigación de antecedentes (que, según sus enfoques, admite distintas modalidades, bien sea de novedad o validez de una patente, o FTO – Freedom To Operate; tal como se explicará) permite: 

a) Identificar el grado real y cierto de novedad de un determinado invento (desvirtuando, si es del caso, afirmaciones comunes como “no existe nada igual a esto”, o “no hay en el mercado nada que se le parezca”).

b) Advertir, si es del caso, la necesidad de adquirir licencias de otra patente anterior (por ejemplo, Thomas Alva Edison tuvo que pagar licencias para poder comercializar sus bombillas, pues la patente de la bombilla original no era suya).

c) Situar la tecnología del producto a registrar, en su punto exacto dentro del estado de la técnica (a fin de poder establecer su viabilidad y valor real).

d) Dar pistas al empresario, en cuanto hacia qué se orientan los esfuerzos de los investigadores; qué problemas dan lugar a más propuestas de soluciones, y qué empresas son líderes en investigación.

e) Identificar patentes, diseños industriales y modelos de utilidad pertenecientes al dominio público por diversas razones (registros caducados, solicitudes desistidas, no pago de anualidades, etc.).

f) Establecer el riesgo legal relacionado con el proyecto, a fin de anticipar o prevenir la eventual ocurrencia de oposiciones al registro, acciones legales de terceros (demandas civiles, denuncias penales, y medidas cautelares en frontera / aduaneras).

Para lo cual, a fin de explicar sus parámetros y alcances particulares, procede explicar lo siguiente:

Al margen de otros requisitos legales, prácticamente uniformes en todas las legislaciones (las invenciones solo pueden ser patentadas si se encuentran dentro de los tipos de materia patentable establecida por la ley de patentes del país de que se trate. También existen otros requisitos legales, tales como la suficiencia de la divulgación, es decir, la capacidad de un experto en la materia de poder repetir la invención a partir de lo divulgado en la patente); para ser patentable, una invención debe cumplir con varios requisitos, que en términos generales pueden enunciarse como novedad, utilidad (aplicación industrial) y no evidencia (actividad inventiva, nivel inventivo o no obviedad). 

a) La novedad es el requisito de patentabilidad más importante de una invención, y el alma del sistema de patentes. Una invención es nueva, si sus elementos esenciales no se encuentran en el estado de la técnica, esto es, la invención no debe haber sido divulgada previamente a terceras personas. Así las cosas, de acuerdo con el Manual Andino de Patentes, para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención.

Básicamente, si una invención no es novedosa, no es patentable; teniendo en cuenta en todo caso, que la novedad no significa que una invención tenga que ser revolucionaria, pues algo pequeño puede ser novedoso y útil.

Al efecto, en virtualmente todos los países miembros de la OMC, la novedad se examina cuando se presenta la solicitud, mientras que otros sistemas, como el de Estados Unidos, contemplan la posibilidad de determinar la novedad incluso en el momento de la creación de la invención. De otra parte, una patente o publicación previa anularán la novedad de una invención (impidiendo que se conceda la patente, o invalidando si ya fue concedida).

Con respecto al estado de la técnica y su relación directa con el concepto de novedad, también se habla de novedad absoluta (examinar el estado de la técnica a nivel mundial) y novedad relativa (examinar dicho estado de la técnica a nivel territorial), conforme a lo cual, la divulgación previa en cualquier lugar del mundo (novedad mundial) constituye un antecedente válido a los efectos del estado de la técnica.

Además, los actos del propio inventor pueden constituir estado de la técnica, razón por la cual el solicitante debe presentar su solicitud de patente antes de hacer público el contenido de su invención (en otras palabras, se destruirá la novedad si el inventor publica los resultados de sus investigaciones antes de presentar la solicitud de patente).

Sin embargo, en muchos países (por ejemplo, los Estados Unidos de América, México, los países centroamericanos y la Comunidad Andina), se considera que el solicitante cumple con el requisito de novedad si presenta una solicitud de patente dentro de un periodo de gracia de un año a partir de la divulgación de la invención al público por parte del inventor.

Así, el periodo de gracia impide que la divulgación por parte del mismo inventor se convierta en estado de la técnica respecto de su solicitud de patente durante un plazo determinado, aclarándose que el hecho de que un inventor haya podido divulgar al público su invención y con posterioridad solicitar una patente válida en un país en el que se aplica un periodo de gracia, no significa que se pueda presentar válidamente una solicitud equivalente en otro país en el que no se haya contemplado un periodo de gracia (por ejemplo, Alemania), lo cual obliga a consultar las normas vigentes de todos los países objetivo de la solicitud de patente.

b) En cuanto a la no evidencia (non obviousness), no obviedad, altura inventiva o nivel inventivo, tenemos que para la normativa de la Comunidad Andina, se considera que una invención tiene nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

De esta forma, para cumplir con el requisito de no evidencia, la invención no debe resultar evidente para una persona con conocimientos normales en el campo científico / técnico de la invención, o sea, un experto en la materia. Esto quiere decir que la materia objeto de la invención no será patentable si ese experto en la materia, reuniendo distintos datos conocidos, llega al mismo resultado. La fecha en relación con la que se determinan los aspectos de no evidencia o actividad inventiva varía según la jurisdicción, pero usualmente se remonta a la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de la invención.

El concepto de no evidencia o actividad inventiva difiere del de novedad, en el sentido de que una invención puede ser evidente, aunque no haya sido divulgada en forma exacta en el estado de la técnica. Dicho de otra manera, el examinador puede considerar que una invención es evidente combinando distintas publicaciones que describen cada una, una parte del conjunto de la invención, aunque la invención sea novedosa (es decir, que no sea anticipada por un único antecedente). El propósito del requisito de no evidencia o actividad inventiva es que solo se conceda una patente de invención si la invención representa una mejora significativa respecto del estado de la técnica. 

Para ello, uno de los esquemas de análisis más usados por las oficinas de propiedad industrial (conocido como análisis problema – solución), tiene en cuenta los siguientes tres aspectos:

(b1) Identificar el antecedente más cercano del estado de la técnica: para analizar el alcance y contenido de los posibles antecedentes, el examinador en primer término buscará antecedentes dentro del mismo campo técnico de la invención. Esto significa que normalmente no buscará en campos técnicos que no estén relacionados con la materia de la invención.

(b2) Identificar las diferencias entre el antecedente encontrado y la invención que se reivindica: lo cual requiere efectuar una comparación cuidadosa para poder detectar las similitudes y diferencias exactas entre ambos. Si el examinador de patentes encuentra que una referencia del estado de la técnica divulga completamente la invención del solicitante (tal como se reivindica), determinará que no hay novedad. Si encuentra que esta referencia del estado de la técnica divulga la mayor parte de la invención del solicitante (tal como se reivindica), podrá establecer que las reivindicaciones de la solicitud son evidentes con relación al estado de la técnica, en especial si la combinación de dichas referencias divulga la totalidad de la invención reivindicada. Debiendo tenerse en cuenta que para establecer si la invención reivindicada en una solicitud de patente es o no evidente, el examinador debe comparar todas sus características con los antecedentes que encuentre en el estado de la técnica.

Así, si una referencia del estado de la técnica excluye explícitamente un elemento específico de la invención, dicha referencia ya no puede ser usada como indicio de la falta de nivel inventivo (a esto se le conoce como excluir de la invención).

(b3) Usar el nivel de conocimiento de un experto con conocimientos normales en la materia para determinar si éste puede solucionar el problema técnico basándose en la información encontrada en el estado de la técnica. Esto no se refiere a la capacidad técnica del inventor, sino a la de una persona hipotética de la que se presupone que está familiarizada con todo el campo técnico pertinente, es decir, un experto en la materia (no una persona con un dominio extraordinario de su actividad, lo cual haría muy difícil o imposible demostrar la patentabilidad si se toma un parámetro tan elevado). 

De acuerdo con el Manual Andino de Patentes, la pregunta que debe contestar en este punto el examinador de patentes es, si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de las reivindicaciones de la solicitud de patente.

Adicionalmente, es común que los examinadores y los tribunales de justicia consideren algunos factores secundarios cuando toman decisiones respecto de la actividad inventiva, como por ejemplo, el hecho de que la invención soluciones un problema de larga data, supere inconvenientes que otros no pudieron resolver o constituya un éxito comercial. La existencia de cualquiera de ellos puede demostrar la altura inventiva de la invención reivindicada.

Dicho de otro modo, estos factores secundarios ayudan a probar que, aunque la invención parezca evidente, en realidad no lo es porque otros previamente fallaron en sus intentos de solucionar un problema de larga data. Además, el hecho de que una invención sea un éxito comercial puede indicar que efectivamente, no era evidente la invención.

c) Finalmente, para ser patentable, una invención debe ser lo que algunas jurisdicciones denominan útil (Estados Unidos), o aplicable industrialmente (jurisdicciones europeas, Comunidad Andina, países centroamericanos y latinoamericanos en general).

Para cumplir con el requisito de utilidad o aplicación industrial, no es necesario demostrar que la invención será comercialmente viable, ni que la superioridad de la invención frente a productos o procesos existentes; solamente se requiere mostrar bien a nivel de la descripción o de las reivindicaciones que la invención cumple con ciertas funciones especificadas o logra algún resultado por más que sea mínimamente beneficioso.

A nivel andino, por ejemplo, se ha manifestado que la aplicación industrial de una invención exige que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de actividad productiva, incluidos los servicios; justificándose la existencia de este requisito, en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten.

Dependiendo de la jurisdicción en la que se encuentre, la utilidad o aplicación industrial son fundamentales a la hora de determinar si una invención es potencialmente patentable.

Legislaciones como las de los países andinos exigen que dentro de la memoria descriptiva se incluya una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial si ello no es evidente de la naturaleza de la invención, debiéndose preguntar lo siguiente al inventor: ¿Estos resultados son útiles? ¿Tienen aplicación alguna a nivel industrial? Si lo son para solucionar un problema práctico, aunque pequeño, se puede pasar a determinar si la invención puede cumplir con los demás requisitos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo).

Todo lo expuesto, permite tener los criterios necesarios, adicionalmente, para desarrollar si es del caso, una estrategia denominada “design around” (que literalmente se refiere a “diseñar” o “inventar alrededor” de una patente). En el ámbito de la propiedad industrial, la expresión “to design around” / “to inventing around” significa inventar una alternativa a una invención patentada, que no infrinja las reivindicaciones (esto es, el ámbito particular y específico de protección) amparadas con la patente.

De esta manera, estudiando con atención las reivindicaciones asociadas a una patente específica, es posible desarrollar lícitamente un producto muy similar al descrito en la patente , sin llegar con ello a infringir las reivindicaciones del competidor. En otras palabras, se trata de crear una nueva invención que satisfaga la misma función que una invención previamente patentada, pero lo suficientemente diferente para no infringir los derechos del titular de la patente preexistente.

En algunos casos, los titulares de patentes pueden intentar impedir la creación de design – arounds por su competencia, adquiriendo un gran número de patentes relacionadas con su invención (patent thicket), lo cual hace más difícil diseñar “alrededor” de la patente, al incrementar el número de reivindicaciones que el competidor debe evitar infringir mientras intenta crear una alternativa a la invención original, o haciendo que se vuelva demasiado oneroso para el competidor adquirir licencias de tecnologías patentadas preexistentes que puedan entrar en conflicto con las reivindicaciones de la patente.  

En otros eventos, algunas compañías deciden evitar patentar una invención, por criterios tales como el costo, o el hecho de que ésta pueda no satisfacer criterios de patentabilidad, para lo cual deciden publicar la invención a fin de impedir que otros competidores puedan patentar versiones mejores del invento (publicación defensiva, en inglés: defensive publishing or technical disclosures).

En este orden, cuando se identifican patentes con reivindicaciones potencialmente problemáticas, el riesgo de problemas legales se puede reducir haciendo cambios en el producto propuesto. Los costos y demoras derivados de hacer dichos cambios serán menores si el problema potencial se descubre lo más pronto posible en el ciclo de diseño.

Esta es una buena razón para realizar una investigación o estudio de patentabilidad, que puede darse bajo tres categorías usuales: 

a) Análisis de patentabilidad (patentability search, o análisis de novedad, novelty search): este tipo de búsqueda es el más común, accesible y práctico para emprendedores y empresas nacientes.

El objeto de un análisis de patentabilidad es ayudar a determinar si el concepto es único frente a lo previamente existente (estado de la técnica / estado del arte), para lo cual el investigador de patentes examinará el concepto (o combinación de conceptos) suministrados por el inventor en el estado del arte, con la esperanza de no advertir la existencia de uno o más elementos esenciales como antecedentes que anticipen el concepto (por ejemplo: el concepto comprende la combinación de los elementos A, B y C, y los resultados de la búsqueda de patentes encuentra antecedentes de los elementos A y B, pero no de C).

b) Análisis de derecho de uso, o FTO (Freedom To Operate, también conocido como right – to – use, o infringement search): su propósito es determinar si el producto que se contempla podría infringir alguna patente. Una búsqueda FTO puede incluir también algunos potenciales design – arounds (es decir, determinar si alguna posible modificación del producto podría evitar o reducir el riesgo de infracción de patente). Lo cual se examina, teniendo en cuenta tres principios fundamentales, anteriormente indicados en este documento:

(b1) La protección de una patente es territorial: mientras una determinada tecnología puede estar protegida en los principales mercados objetivo de una compañía, puede estar en el dominio público en otros países. En consecuencia, no se requeriría ningún permiso (o licencia) del titular de la patente, para comercializar el producto en aquellos territorios.

(b2) La protección de una patente está limitada en el tiempo. La protección de una patente dura un máximo de 20 años, pasados los cuales, se considera que la patente pertenece al dominio público y puede ser utilizada libremente por cualquier persona. Sabiendo además, que la vigencia de las patentes eventualmente exige el pago de tasas anuales de mantenimiento, según la Oficina Europea de Patentes (EPO), por ejemplo, se estima que menos del 25 % las patentes concedidas a través de dicha oficina se mantienen hasta el plazo máximo de 20 años.

(b3) Las patentes tienen límites en cuanto a su ámbito de protección. La sección de reivindicaciones de una solicitud de patente determina el ámbito de protección específico de la invención, de tal forma que cualquier aspecto no cubierto dentro de las reivindicaciones no se considera amparado por la patente. Sin embargo, no es fácil determinar el ámbito de protección de una patente, y requiere experiencia considerable interpretar las reivindicaciones, las especificaciones escritas y la historia del proceso de trámite de la misma, para arribar a una conclusión.

El enfoque de la búsqueda FTO se centrará alrededor de las reivindicaciones de patentes, y no necesariamente hacia la descripción detallada de los dibujos (que figuran como parte integral de las solicitudes de patentes). Su objeto es determinar si su producto omite al menos uno de cada elemento de cada reivindicación independiente en las patentes previamente establecidas para la búsqueda (bien sea porque las aporta el cliente, o porque fueron detectadas en un análisis de patentabilidad previo).

A diferencia de las búsquedas de novedad o validez (donde el enfoque versa fundamentalmente sobre las publicaciones del estado del arte), la búsqueda FTO se concentra en las reivindicaciones específicas, en las cuales típicamente se consume más tiempo de análisis. 

Por esta razón, una búsqueda FTO por lo general, es significativamente más costosa que una búsqueda de novedad, como la descrita anteriormente. Como resultado de un análisis FTO, si se encuentra que existe una patente válida frente a la cual pueda existir una seria posibilidad de infracción, el cliente enfrenta, por lo general, éstas opciones: (a) adquirir la patente u obtener una licencia de ésta; (b) desarrollar con el competidor un esquema de licencias cruzadas (dos o más compañías intercambian licencias para poder usar las patentes de sus contrapartes); (c) Inventing around (ya explicado); (d) fondos de patentes o patent pools (un mecanismo mediante el cual varias compañías se ponen de acuerdo para disponer en común de determinadas patentes, a fin de acceder, por ejemplo, a mercados comunes con determinados estándares), e) abandonar el proyecto para evitar los riesgos legales derivados de la potencial infracción.

c) Análisis de validez de una patente (patent validity search): su propósito es examinar la validez de una reivindicación en una patente concedida, buscando referencias previas en el estado de la técnica que muestren los elementos reivindicados.

Típicamente, una búsqueda de validez se encamina a encontrar referencias en el estado de la técnica que no fueron citadas durante el trámite de la solicitud de patentes (prosecution history),  para propósitos tales como la valoración de una licencia o transferencia de patente, o como recaudo de futuro material probatorio en eventuales litigios

En conclusión: la importancia de un estudio de patentabilidad reside fundamentalmente en que el análisis (entre más temprano en el ciclo de diseño, mejor) de toda la información incluida en las solicitudes de patente) permitirá identificar quiénes pueden ser infractores potenciales de un invento, así como verificar el mercado objetivo e identificar otros factores clave en el proceso de invención, y por supuesto, quienes están compitiendo contra el invento.

Aunque una búsqueda de este tipo puede hacerse durante todo el proceso de trámite de una solicitud de patente (o de modelo de utilidad, o de diseño industrial), lo ideal es realizarla antes de radicar la solicitud, pues así es posible tomar mejores decisiones gerenciales sobre el proyecto (y no encontrar desagradables sorpresas como que la invención no es patentable, o existe una patente válida preexistente, o hay otro competidor desarrollando un tipo similar de producto).

Hasta una nueva oportunidad, 

Camilo García Sarmiento