Temas clave de propiedad intelectual: aspectos esenciales del secreto empresarial (Colombia, Comunidad Andina y España)
Hola a todos:
La Decisión Andina 486 de 2000
regula los secretos empresariales o industriales en sus Arts. 260 a 266, dentro
del Título XVI, de la competencia desleal a la propiedad industrial. A su vez,
la doctrina ha definido al secreto empresarial como todo aquel conocimiento o
información útil y ventajosa para una empresa industrial o comercial, que no es
obvia ni conocida por otros en el comercio.
La protección del secreto
empresarial se justifica por cuanto las empresas, en el curso de su actividad
económica, desarrollan un acervo de conocimientos y datos en torno a la
naturaleza, características o finalidades de los productos que fabrican o a los
servicios que prestan, así como en lo que concierne a los métodos o procesos de
producción y a las formas de distribución o comercialización de sus productos o
prestación de servicios (Art. 260, Dec. And. 486). Conjunto de conocimientos y
datos que poseen una gran utilidad y valor comercial, siendo susceptibles de
protección bajo la figura del secreto empresarial, siempre y cuando se cumplan
los requisitos normativos para el efecto.
Para ello, el Art. 260 de la
Decisión define el secreto empresarial como: (a) información no divulgada (es
decir, secreta); (b) que sea poseída legítimamente por una persona jurídica o
natural (o sea, que no sea adquirida por medio de actividades contrarias al
ordenamiento jurídico); (c) que pueda ser usada en alguna actividad productiva,
industrial o comercial; (d) que pueda transmitirse a un tercero. Determinando
además ciertas condiciones que debe cumplir la información para ser considerada
como secreta:
(a) Que la información en su
conjunto o en su sistema no sea conocida o fácilmente accesible por las
personas que generalmente manejan datos de la misma naturaleza. Si se llegare a
conocer fragmentos aislados de la información, pero el todo sistemático de datos
queda resguardado, el sistema como tal puede ser considerado como secreto. Para
que opere esta condición, es necesario que el titular de la información tome
las medidas respectivas para que la misma no sea fácilmente aprendida por el
público interesado en adquirirlas.
(b) Que la información tenga
un valor comercial por ser secreta. El secreto empresarial es protegible
siempre que pueda ser usado en una actividad productiva, industrial o
comercial, lo que se traduce en información con una gran importancia económica
para su titular. De lo que se trata es de impedir que terceros utilicen y se
aprovechen de la inversión, el esfuerzo y la utilidad que representa esta
información confidencial.
(c) Que el titular o poseedor
de la información haya establecido medidas razonables para mantenerla en
secreto. La razonabilidad de la medida, se tiene que determinar en relación con
el círculo donde se desenvuelven las personas que normalmente manejan
información de similares características. No es lo mismo el análisis de
razonabilidad que se hace en el círculo de empresas farmacéuticas, donde el
personal químico farmacéutico se encuentra capacitado para hacer deducciones y
procesos complejos para obtener información, que el que se debe hacer en
relación con personas que se dedican al negocio de los restaurantes.
El Tribunal Andino de
Justicia, en diferentes interpretaciones prejudiciales, ha precisado que la
norma comunitaria concede, bajo una serie de condiciones, a quien posee
lícitamente dicha información bajo control, una forma de tutela parcial y
relativa (en grado menor a la prevista para las invenciones y para los signos
distintivos), cuyo objeto es asegurar a su titular la posesión y uso de tal
información mientras subsistan las condiciones establecidas al efecto, y sin
perjuicio del límite que deriva de la tutela de los derechos fundamentales de
alcance colectivo
En lo sustancial, la
protección especial al secreto empresarial no se concreta en la atribución de
un derecho de propiedad sobre la información objeto del secreto, sino en la
prohibición impuesta a terceros (Art. 262, Dec. 486), protegiéndose, de manera general,
el secreto empresarial de la adquisición, explotación, comunicación o
divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los
usos comerciales honestos.
Se entiende que la información
ha sido adquirida por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando,
por ejemplo, ha sido obtenida a través del espionaje industrial, o en virtud
del incumplimiento de una obligación contractual o de un deber de lealtad, del
abuso de confianza o de la infidencia, o de la instigación a realizar
cualquiera de estos actos (Art. 262). Se trata, entonces, de una prohibición
dirigida a preservar la competencia leal y a proteger a competidores y
consumidores en el mercado, así como a prevenir el aprovechamiento injusto de
la información constitutiva del secreto empresarial.
Siguiendo los Arts. 264 y 265,
la prohibición alcanza también al tercero autorizado para usar la información,
quien tendrá la obligación de no divulgar el secreto empresarial por ningún
medio, salvo pacto en contrario, así como a cualquier persona que, con motivo
de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de
negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya confidencialidad se
le haya prevenido; este último deberá abstenerse de usarlo, explotarlo o
revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que lo
guarde o de su usuario autorizado. Por el contrario, no será objeto de la
tutela propia del secreto empresarial la información que debe ser divulgada por
disposición legal o por orden judicial, ni aquella que sea del dominio público
(Art. 261, Dec. 486). Aclarando la norma, que la información que sea
proporcionada a la autoridad competente para obtener licencias, permisos,
autorizaciones, registros u otros actos de autoridad, no será considerada como
parte del dominio público o como aquella que es divulgada por orden judicial.
Quien tenga control sobre un
secreto empresarial estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso
de tal secreto por terceros y de manera contraria a las prácticas leales del
comercio, determinando las acciones que constituyen competencia desleal
respecto de un secreto empresarial (Art. 262, Dec. 486):
(a) Explotar, sin autorización
de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con
sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o
laboral.
(b) Comunicar o divulgar, sin
autorización de su poseedor legítimo, el secreto industrial al que se ha tenido
acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación
contractual o laboral, con el ánimo de obtener provecho propio o de un tercero,
o de perjudicar a dicho poseedor.
(c) Adquirir un secreto
empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos.
(d) Explotar, comunicar o
divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por medios ilícitos o
contrarios a los usos comerciales honestos.
(e) Explotar un secreto
empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que
la persona que lo comunicó adquirió el secreto por medios ilícitos o contrarios
a los usos comerciales honestos; o que no tenía autorización de su poseedor
legítimo para comunicarlo.
(f) Comunicar o divulgar el
secreto empresarial obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la
persona que lo comunicó adquirió el secreto por medios ilícitos o contrarios a
los usos comerciales honestos; o que no tenía autorización de su poseedor
legítimo para comunicarlo; en provecho propio o de un tercero, o de perjudicar
al poseedor legítimo del secreto empresarial.
Ahora, en cuanto a las
situaciones contempladas en los primeros dos literales del Art. 262
(explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y
de manera contraria a los usos comerciales honestos), y especialmente frente al
primer evento (explotación no autorizada y contraria a los usos comerciales
honestos) debe entenderse el término “explotar” como extraer, sacar utilidad de
un negocio o industria en provecho propio, o utilizar abusivamente en provecho
propio el trabajo o las cualidades de otra persona (RAE). Dicha explotación
debe darse (a) sin el consentimiento del titular (en caso contrario, nos
encontraríamos frente a una explotación consentida del secreto empresarial), y
(b) debe haberse tenido acceso al secreto empresarial, con sujeción a una
obligación de reserva a consecuencia de un contrato o de una relación laboral
(existente o que hubiese existido), entre el poseedor legítimo del secreto
empresarial y quien tenga interés en explotar dicho secreto. Es decir, el
secreto empresarial debe haberse obtenido sobre la base de la existencia de un
contrato, donde se señale expresamente que se debe guardar reserva respecto a
algún tema específico.
En el segundo evento
(comunicación y divulgación), debe entenderse el verbo “comunicar” como hacer a
una persona partícipe de lo que se tiene, descubrir, manifestar o hacer saber a
alguien algo, o conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito; y
“divulgar” como publicar, extender o poner al alcance del público algo.
Distinguiéndose (a) inexistencia de autorización por parte del legítimo
poseedor; (b) ánimo de obtener utilidad en provecho propio o de un tercero; o
(c) ánimo de causar perjuicio al poseedor del secreto empresarial. Aquí se
encuentra un elemento subjetivo consistente en el ánimo (intención) de obtener
un provecho (propio o de tercero), o de generar un perjuicio (daño) al poseedor
legítimo del secreto. La norma no exige que el beneficio o perjuicio se
materialicen, y tampoco que el beneficio se traduzca en un enriquecimiento
económico, sino que puede ser cualquier situación que otorgue un beneficio de
cualquier índole (informativo, estratégico, etc.).
Las antedichas situaciones
(explotación, comunicación y divulgación indebidas) deberán, en todo caso, ser
interpretadas en armonía con los ejemplos (según listado no taxativo, sino
meramente enunciativo) dados en el inc. Final del Art. 262 (espionaje
industrial, o en virtud del incumplimiento de una obligación contractual o de
un deber de lealtad, del abuso de confianza o de la infidencia, o de la
instigación a realizar cualquiera de estos actos).
De esta manera, la adquisición
ilegítima de un secreto empresarial es un medio para la comisión de actos de
competencia desleal
Por el contrario, quien posea
legítimamente un secreto empresarial, podrá transmitir, o autorizar el uso a un
tercero. El tercero autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto empresarial
por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien lo transmitió o autorizó
el uso de dicho secreto. En los convenios en que se transmitan conocimientos
técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se
podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos
empresariales allí contenidos, siempre y cuando las mismas no sean contrarias a
las normas sobre libre competencia (Art. 264, Dec. And. 486).
De hecho, a diferencia de la Directiva UE
201 / 943 (2016), la LSE establece una regulación del secreto empresarial como
objeto de derecho de propiedad, con provisiones respecto de la transmisión a
título oneroso (venta) del secreto, su cotitularidad entre personas físicas y
jurídicas, y la concesión de licencias a terceros para su uso o explotación
Hasta una próxima oportunidad,
Camilo García Sarmiento
Referencias
León y León, G. (2015). Derecho de marcas en la Comunidad Antina. Análisis y comentarios. Lima, Perú: Thomson Reuters.
Pons IP. (13 de marzo de 2019). Las diez claves de la Ley de Secretos
Empresariales en España. Obtenido de Pons IP:
https://www.ponsip.com/es/blog/las-diez-claves-de-la-ley-de-secretos-empresariales-en-espana
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (17 de marzo de 1999). 38 - IP - 1996 (1999, enero 22). Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena(419).
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (20 de enero de 2009). 104
- IP - 2008 (noviembre 12). Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena(1689).
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (8 de marzo de 2011). 123 -
IP - 2010 (2011, enero 12). Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena(1930).
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (11 de diciembre de 2020).
125 - IP - 2020 (diciembre 11). Gaceta Oficial de la Comunidad Andina.
Comentarios
Publicar un comentario