Preguntas sobre derecho de marcas: Protección provisional de una marca, durante el trámite de la solicitud de registro ante la SIC

Hola a todos:

Como bien inmaterial, susceptible de protección a través de la propiedad intelectual, una marca de producto o servicio confiere una serie de derechos a su titular, bajo los parámetros de la norma aplicable, en Colombia, la Decisión Andina 486 de 2000, siendo claros (Art. 154, Decisión 486) en cuanto a que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá solamente por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente (en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC).

 

Conforme a lo expuesto, el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos (Art. 155, Ibid.):

 

(a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

 

(b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

 

(c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

 

(d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

 

(e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

 

(f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

 

Reza el Art. 156 Ibid., que a efectos de los literales e) y f), constituirán uso de un signo en el comercio  por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: (a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; (b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, (c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

 

A todo lo arriba explicado se le denomina “ámbito negativo de protección”, por cuanto se refiere a un derecho de impedir el uso del signo distintivo por terceros. Correlativamente, el registro de una marca tiene un “ámbito positivo de protección”, que corresponde precisamente al derecho a usar legítimamente la marca en el mercado, para amparar los productos y servicios cuya protección se solicitó (la exclusividad en el uso, configura, se repite, el ámbito “negativo” del derecho). Asimismo, confiere el derecho a licenciar o transferir la marca a terceros (Arts. 161 a 164, Dec. 486).

 

Es oportuno aclarar que el ámbito negativo de protección al cual me he referido, tiene limitaciones. Al respecto, el Art. 157 Ibid., faculta a los terceros, sin consentimiento del titular de la marca registrada, para utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión  sobre la procedencia de los productos o servicios.

 

El registro de la marca no confiere a su  titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al  público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen  empresarial de los productos o servicios respectivos (Inc. 2º, Art. 157 Dec. 486).

 

El registro de una marca tampoco dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. A estos efectos, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas (Art. 159 Dec. 486). A esta figura se le conoce como “agotamiento del derecho”.

 

De las explicaciones anteriores, se entiende que el derecho al uso exclusivo de una marca (con los ámbitos positivo y negativo ya mencionados), depende de la obtención del registro, que debe ser concedido por la autoridad nacional competente (después de surtir un trámite administrativo), y que constituye el título con el cual puede acreditar su derecho de propiedad industrial sobre el signo distintivo.

 

El registro de una marca (concedido mediante acto administrativo), tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de la fecha de su concesión, y podrá renovarse por periodos sucesivos de diez (10) años (Art. 152, Dec. 486).

 

El acto administrativo mediante el cual se concede el registro de una marca, lógicamente es el anhelado resultado final de un trámite administrativo desatado a solicitud de parte interesada, según las reglas de los Arts. 138 a 151 de la Decisión. Este trámite, en líneas generales, inicia con la presentación de la solicitud, un examen de forma de la solicitud, su publicación (en Colombia, en la Gaceta de Propiedad Industrial de la SIC), para después (de no ser presentada oposición a la solicitud de registro), efectuar el estudio de fondo de la solicitud.

 

A diferencia del estudio de forma de la solicitud (que se concentra en verificar que el petitorio o solicitud de registro marcario cumpla con los requisitos formales del Art. 139 Ibid.), el análisis de fondo se dirige a determinar si la marca solicitada: (a) no está incursa en causales absolutas de irregistrabilidad (Art. 135, Ibid.), (b) no está incursa en causales relativas de irregistrabilidad (Art. 136, Ibid.), entendiendo como tales, aquellas marcas cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero.

 

Las causales relativas de irregistrabilidad del Art. 136 de la Decisión, impiden, como ya se indicó, registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecten indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

 

(a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

 

(b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

 

(c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

 

(d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

 

(e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines  de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

 

(f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

 

(g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,

 

(h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

 

Nótese que el caso del Lit. a) del Art. 136, obliga a comparar la marca que se está solicitando, frente a otra marca, bien sea, anteriormente solicitada para registro (es decir, frente a la cual no ha sido concedido todavía dicho registro, pero que fue radicada antes de que lo hubiera sido la marca objeto del análisis de fondo), o efectivamente registrada por un tercero (esto es, aquella cuyo registro ya ha sido concedido, mediante acto administrativo ejecutoriado y en firme), bien sea para los mismos productos o servicios (confusión directa), o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación (confusión indirecta).

 

En palabras más simples: si yo radico una marca el 7 de abril de 2021, a las 12:00 AM, para amparar productos y servicios de las Clases 1 y 5 Internacional; según petitorio que superó exitosamente el examen de forma, dándose orden de publicación el 17 de mayo de 2021 (hecho que se surtió en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 927, con fecha de publicación del 20 de mayo de 2021), cumpliéndose dicha etapa sin presentarse oposición a terceros (interesados en que no se conceda el registro), el funcionario de la SIC, al adelantar el examen de fondo, va a confrontar la respectiva solicitud de marca, contra:

 

(a) marcas registradas (se repite, para las cuales exista acto administrativo ejecutoriado y en firme, concediendo el registro al solicitante) en las Clases 1 y 5 Internacional, así como en las demás Clases de la Clasificación Internacional de Niza, evaluando si dadas las circunstancias, puede generarse confusión (caso típico de la Clase 35).

 

(b) marcas en trámite de solicitud, radicadas con anterioridad a las 12:00 AM, del 7 de abril de 2021 (pues el Lit. a, del Art. 136 Dec. 486, se refiere expresamente a aquella “anteriormente solicitada para registro”), en las Clases 1 y 5 Internacional, así como en las demás Clases de la Clasificación Internacional de Niza, evaluando si dadas las circunstancias, puede generarse confusión (caso típico de la Clase 35).

 

El análisis (y subsecuente decisión) de fondo, no depende de que un tercero haya presentado oposición a la solicitud de registro, si bien la oposición (que debe ser radicada dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de la publicación) podrá ser interpuesta por el legítimo interesado (Art. 146 Ibid.), obliga al estudio de la misma, como parte del examen de fondo (Art. 150 Ibid.).

 

Todo ello implica, para el asunto que motiva esta explicación, que, si bien el derecho al uso exclusivo de una marca en el mercado no se adquiere sino hasta que el acto administrativo que concede el registro quede ejecutoriado (es decir, debidamente notificado al interesado) y en firme (esto es, que contra dicho acto administrativo no procedan recursos, o éstos hayan sido interpuestos y resueltos), el solicitante de un registro marcario (se repite, en trámite de registro), tiene un derecho provisional de exclusión frente a cualquier otra persona que haya radicado una solicitud de registro de marca, con posterioridad a la fecha (y hora) de radicación de la primera solicitud (para nuestro ejemplo, quien radique una solicitud de marca confundiblemente similar a la que se examina, el 7 de abril de 2021, a las 12:01 AM).

 

Y si el derecho al uso exclusivo de una marca no se adquiere, sino con el registro ante la oficina nacional competente, ello quiere decir que no pueden alegar derechos marcarios contra aquella que está en trámite de registro, terceros que no hayan obtenido su registro (o radicado una solicitud de registro) en fecha y hora precedente a la de la radicación del petitorio, claro está, salvo el caso excepcional de los signos notoriamente conocidos (Arts. 224 a 236, Dec. And. 486).

Hasta una próxima oportunidad, 

Camilo García Sarmiento