Tips de derecho marcario: el ámbito de protección en las solicitudes de marca (a la luz del principio de especialidad marcaria) y los registros con ámbito de protección restringido

Hola a todos: 

Hoy quiero hablar sobre una situación que se encuentra con bastante frecuencia en las solicitudes de registro marcario, consistente en la elección de un ámbito de protección restrictivo dentro de una misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza. Todo ello, bajo el amparo del principio de especialidad marcaria, que a continuación explicaré:

El principio de especialidad, en materia de derecho marcario, consiste en que el derecho del titular a impedir que terceros utilicen la marca en el comercio, solo se puede hacer valer en lo que respecta a los productos y servicios para los cuales la marca ha sido protegida, y que han sido determinados mediante el registro. De esta manera, un tercero puede utilizar una marca idéntica para productos o servicios que no se parezcan a aquellos a los que se aplique la marca, a condición de que no exista riesgo de confusión, asociación o (para el caso particular de las marcas notorias) pérdida de reputación (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, 2007, pág. 9).

El objetivo del principio de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios idénticos o similares. Su consecuencia es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares), siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos y servicios (Fernández Novoa, 1984, pág. 278), deduciendo que pueden existir en el mercado marcas con denominaciones idénticas o similares y que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando estas denominaciones se encuentren amparando productos o servicios distintos. 

De esta forma, el principio de especialidad (que aplica tanto a marcas, patentes y demás bienes intangibles, susceptibles de protección como propiedad industrial), implica que los derechos de propiedad industrial no son absolutos, y no se extienden a todas las áreas o industrias, sino que, por el contrario, están restringidos a la materia o campo de actividad específico que se identifica en la solicitud (petitorio) y se define en los documentos de registro. 

Principio que es clave para garantizar la claridad y precisión en la protección de los derechos, pues al limitarlos a un ámbito específico, se busca evitar la confusión y competencia desleal entre diferentes titulares y sectores industriales, previniendo igualmente que la marca registrada sea utilizada fuera de su área de especialidad, generando monopolios o barreras a la competencia en otros ámbitos que no tienen relación directa con el ámbito de protección específicamente solicitado por el titular.

Con el propósito de verificar la existencia de semejanza entre los signos en conflicto y entre los productos que distinguen, se debe tomar en cuenta, en razón de la aludida regla de la especialidad marcaria, la identificación de dichos productos y servicios en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza, así como el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren ambas marcas, para lo cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (de obligatorio referente para la justicia colombiana, país perteneciente a dicha Comunidad de Naciones, en virtud de las interpretaciones prejudiciales a cargo de dicho Tribunal, obligatorias de surtir para el trámite de los procesos judiciales destinados a obtener la nulidad de actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC), ha acogido de antaño los siguientes factores de análisis: 

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).” (Resaltado y subrayado es mío) (Interpretación Prejudicial, Proceso 022 - IP - 2007).

Aquí cobra especial relevancia la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue instituida en virtud del Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, un tratado multilateral administrado por la OMPI, revisada en Estocolmo en 1967, en Ginebra en 1977 y modificado en 1979 (Oficina Española de Patentes y Marcas - OEPM, 1997). Se basa en la clasificación preparada en 1935 por las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), entidad predecesora de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, s.f.).

El empleo de dicha Clasificación es obligatorio, no solo para el registro nacional de marcas en los países parte del Arreglo de Niza, sino para el registro internacional de marcas efectuado por la Oficina Internacional de la OMPI en virtud del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, lo cual conduce a su aplicación obligatoria para los 180 Estados miembros del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Oficina Española de Patentes y Marcas - OEPM, 2023), incluyendo a Colombia (que se adhirió al Convenio de Paris el 3 de junio de 1996, entrando en vigor para ella el 3 de septiembre siguiente) (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, s.f.).

La Clasificación de Niza está compuesta por una serie de clases (34 Clases de productos, de la 1 a la 34; y 11 Clases de servicios, de la 35 a la 45), acompañada de notas explicativas y de una lista alfabética de productos y otra de servicios, indicando la Clase a la que pertenece cada uno de los productos o servicios. El encabezamiento de clase describe en términos muy generales la naturaleza de los productos o servicios contenidos en cada una de las 34 clases de productos y once clases de servicios. Van acompañadas, cuando conviene, de notas explicativas que describen en mayor detalle el tipo de producto o servicio incluido en la clase correspondiente. La lista alfabética es una lista de los productos y servicios en orden alfabético. Contiene alrededor de 10.000 partidas relativas productos y 1.000 partidas relativas a servicios (Oficina Española de Patentes y Marcas - OEPM, 2023). Cada 5 años se publica una nueva edición, y desde 2013, cada año se publica una nueva versión de cada edición (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, s.f.).

Así, por ejemplo, y para contextualizarnos específica y particularmente en el campo de la agricultura, horticultura y silvicultura, la Clase 1 (de productos), comprende (ampara) los siguientes productos, tal como se lee en su Descripción: 

“Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; compuestos para la extinción de incendios y la prevención de incendios; preparaciones para templar y soldar metales; sustancias para curtir cueros y pieles de animales; adhesivos (pegamentos) para la industria; masillas y otras materias de relleno en pasta; compost, abonos, fertilizantes; preparaciones biológicas para la industria y la ciencia.” (Subrayado y resaltado es mío)

Su nota explicativa (que ayuda a interpretar qué incluye y no incluye) describe lo siguiente:

“La clase 1 comprende principalmente los productos químicos que se utilizan en la industria, la ciencia y la agricultura, incluidos los que entran en la composición de productos comprendidos en otras clases.

Esta clase comprende en particular:

• El papel sensible;

• Los compuestos para la reparación de neumáticos;

• La sal de conservación que no sea para conservar alimentos;

• Ciertos aditivos destinados a la industria alimentaria, por ejemplo: la pectina, la lecitina, las enzimas y los conservadores químicos;

• Ciertos ingredientes utilizados en la fabricación de productos cosméticos y productos farmacéuticos, por ejemplo: las vitaminas, los conservadores y los antioxidantes;

• Ciertas materias filtrantes, por ejemplo: las sustancias minerales, las sustancias vegetales y los materiales cerámicos en partículas.

Esta clase no comprende en particular:

• Las resinas naturales en bruto (Clase 2), las resinas semielaboradas (Clase 17);

• Las preparaciones químicas para uso médico o veterinario (Clase 5);

• Los fungicidas, los herbicidas y las preparaciones para eliminar animales dañinos (Clase 5);

• Los adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico (Clase 16);

• La sal para conservar alimentos (Clase 30);

• El pajote (cobertura de humus) (Clase 31).” (Subrayado y resaltado es mío)

Para a continuación, ofrecer un listado específico (además, codificado) de productos que expresamente están incluidos en dicha Clase 1, dentro de los cuales, a modo de ejemplo, están los bioestimulantes para las plantas (010720), fertilizantes de harina de pescado (010659), fertilizantes nitrogenados (010094), preparaciones fertilizantes (010293), superfosfatos (fertilizantes) (010431); preparaciones para regular el crecimiento de las plantas (010634).

Siguiendo lo expuesto, si se decide registrar una marca en Clase 1 para distinguir un "Bioestimulante de Uso Agrícola, Fertilizante de Uso Agrícola y Regulador Fisiológico de Uso Agrícola", la descripción dada por el titular permite determinar que el ámbito de protección cubre productos como los bioestimulantes para las plantas (010720), fertilizantes de harina de pescado (010659), fertilizantes nitrogenados (010094), preparaciones fertilizantes (010293), superfosfatos (fertilizantes) (010431); preparaciones para regular el crecimiento de las plantas (010634), los cuales, de una u otra manera, encuadran en la descripción tan limitativa, pero no se extienden a otros productos de la misma Clase 1, como lo serian, obviamente, los adhesivos (pegamentos) para la industria, masillas y otras materias de relleno en pasta, o los compuestos para la extinción y prevención de incendios; o (lo que sí podría llegar a preocupar), los productos químicos (no biológicos) para la agricultura, la horticultura y la silvicultura (todos, enunciados en la descripción general de la Clase 1).

Esta precisión es muy importante, pues aplicando los criterios de interpretación del principio de especialidad marcaria, pueden coexistir el registro de dos marcas iguales o similares, siempre y cuando los productos o servicios que identifica una y otra no sean los mismos o conexos, no compartan los mismos canales de comercialización o se dirijan a un mismo público consumidor. Ello tiene dos importantes connotaciones: 

• El punto más crucial para proyectar una solicitud de registro de marca, de manera exitosa, consiste en definir el alcance o ámbito de protección. El empresario puede optar, bien sea por solicitar el amparo de la totalidad de productos cubiertos por una Clase (la opción más lógica, pues al tener tal ámbito de protección, se cuenta con la mayor amplitud posible a efectos de impedir o controvertir el uso y registro de marcas idénticas o confundiblemente similares por terceros), o por restringir el ámbito de protección a un listado taxativo (es decir, limitativo). 

Esta última opción, en definitiva, nunca la recomiendo (porque no tiene sentido pedir la protección marcaria del registro, limitando de entrada su espectro de aplicación), salvo que exista una razón absolutamente poderosa que así lo justifique (por ejemplo, si se trata de solicitar el amparo para un producto o servicio, cubierto por la misma Clase, pero dejado deliberadamente libre por el titular de otro registro).

Ese caso se ve frecuentemente, cuando el empresario por sí mismo (sin la orientación de un abogado experto en derecho marcario, o empleando los servicios de un profesional del Derecho no versado en esta materia) realiza el registro, por ejemplo, tomando como referente el listado de actos de comercio señalado en los estatutos sociales (acomodándolo a la Clase de su elección, pero olvidando que lo más práctico hubiera sido simplemente solicitar el amparo de la Clase completa, acogiendo la descripción general de la Clase, sin irse a detalle con ejemplos explicativos, lo cual termina generando confusiones).

El otro caso ocurre cuando, después de una exhaustiva búsqueda de antecedentes marcarios (en la cual se observan registros vigentes en una misma Clase, pero con ámbitos de protección restrictivos), el empresario (con el consejo de su abogado) opta por adoptar una estrategia de design around, es decir, consistente en plantear un ámbito de protección que no recaiga dentro de los límites del amparo protegido (por ejemplo, para el caso que arriba señalé, buscar en el sector agrícola, los productos químicos, no biológicos para dicha industria, con exclusión expresa o implícita de los amparados por el registro vigente que dí como ejemplo). En estos escenarios, por supuesto, se habla de un contexto de eventual litigación. Y tiene que ser una estrategia pensada y deliberada, para que justifique tal actuación.

• Si quien realiza la búsqueda de antecedentes marcarios (conveniente, por no decir, indispensable, para prevenir un futuro conflicto con una marca registrada preexistente) olvida realizarla también en clases conexas (en el caso de que haya optado por solicitar el amparo total de la Clase respectiva, es decir, la totalidad de productos enunciados en la descripción general de la misma), olvida realizarla también en clases conexas, podría ver afectada su solicitud si existe una marca o lema comercial previamente registrado, o un signo distintivo previamente en uso que comparta los mismos canales de comercialización y esté dirigido a un público consumidor idéntico (principio que solamente se rompe cuando se trata de marcas notorias, las cuales deben estar debidamente acreditadas como tales ante la oficina nacional competente).

Esta precaución se hace aún más importante, cuando se pretende solicitar, o se encuentra con registros con ámbito restringido, como el que aquí estoy comentando. Porque en ese caso, debe revisarse, no solo otras Clases, sino la misma Clase, en lo que esté excluido del ámbito particular (y se insiste, restringido, de aplicación) elegido por el titular de la solicitud.

Hasta una nueva oportunidad, 

Camilo García Sarmiento